判例

　１ 特許庁が無効２０１４－８０００５５号事件について平成２７年２月３日にした審決を取り消す。

　２ 訴訟費用は被告の負担とする。

　３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。

事 実 及 び 理 由

第１ 原告の求めた裁判

　主文同旨。

第２ 事案の概要

　本件は，特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断の当否（顕著な効果についての判断誤りの有無）である。

　１ 特許庁における手続の経緯

　被告は，平成７年１月２６日に国際出願され（特願平７－５２００７４号。平成６年１月２７日優先権主張（米国）），平成１５年１０月１０日に特許権の設定登録がなされた特許（本件特許。特許第３４８０７３６号。発明の名称「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」）の特許権者である（甲２１）。原告は，平成２６年３月３１日，本件特許について無効審判請求をしたところ（無効２０１４－８０００５５号），特許庁は，平成２７年２月３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同月１３日に原告に送達された。

　２ 本件発明の要旨

　本件特許の特許請求の範囲請求項１ないし３に記載された発明（本件発明）の要旨は，次のとおりである（以下，請求項の番号に応じて，例えば「本件発明１」などと表記し，請求項１～３全てを指す場合は，単に「本件発明」と表記する。）。

　【請求項１】モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって，１日１回鼻腔内に投与される，アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。

　【請求項２】前記１日１回の投与量が２５～１０００マイクログラムである，請求項１に記載の薬剤。

　【請求項３】前記薬剤が，季節性アレルギー性鼻炎を処置するためのものである，請求項１または２に記載の薬剤。

　３ 審決の理由の要旨（争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。）審決は，本件発明１の構成については容易想到であると判断したが，その効果が顕著で当業者が予測困難なものであったとして，本件発明の進歩性を肯定した。審決の理由の要旨は，以下のとおりである。

　(1) 原告の主張した無効理由の要旨

　本件発明は，以下の甲１～６に記載された発明（甲１発明～甲６発明）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないものであり，特許法１２３条１項２号により無効とすべきものである。

　甲１：Wang C-J. 他，Journal of Pharmaceutical & Biomedical Analysis，10巻 7 号，1992 年，473～479 頁

　甲２：特表平５－５０６６６７号公報

　甲３：Bryson，H.M. 他，Drugs，43 巻 5 号，1992 年，760～775 頁

　甲４：Ross，J.R.M. 他，Current Medical Research and Opinion，12 巻 8 号，

　1991 年，507～515 頁

　甲５：Storms，W. 他，Annals of Allergy，66 巻，1991 年，329～334 頁

　甲６：アトピー・アレルギー性疾患，最新内科学体系 23 巻，中山書店，1992 年，第 311～315 頁，表紙，奥付

　(2) 甲１を主引用例とした進歩性についての判断

　ア 甲１発明の認定

　「コルチコステロイドの１種であるモメタゾンフロエートを含有し，鼻腔内吸入により投与される，アレルギー性鼻炎のための候補薬。」

　イ 本件発明１と甲１発明の対比（一致点）

　「モメタゾンフロエートを含有し，アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎を対象とする」点。（相違点）

　相違点１：本件発明１は「水性懸濁液」であるのに対し，甲１発明ではそのような特定がなされていない点。

　相違点２：本件発明１は「１日１回投与」されるのに対し，甲１発明では投与回数が特定されていない点。

　相違点３：本件発明１は「治療のための薬剤」であるのに対し，甲１発明は「候補薬」である点。

　ウ 相違点についての判断

　(ｱ) 相違点１

　甲２記載のとおり，本件優先日時点において，モメタゾンフロエート一水和物（モメタゾンフロエート一水和物と同義。）の水性懸濁液を鼻から投与すること，及び，炎症状態の処置に有用であることは，当業者に既に知られていたものと認められる。また，技術常識を勘案すると，本件優先日時点において，モメタゾンフロエート一水和物とモメタゾンフロエートとは，薬効成分として同等のものであると，当業者は認識していたと認められる（本件特許公報の７頁左欄第４３～４４行参照）。

　その上で，甲１には，モメタゾンフロエートが局所的抗炎症活性を有することが記載されていることから，モメタゾンフロエートを含有し，鼻腔内に投与される，アレルギー性鼻炎のための候補薬である甲１発明において，同じく炎症状態の処置の目的でモメタゾンフロエートと同等のフランカルボン酸モメタゾン一水和物を含有し，鼻から投与することを特徴とする甲２に記載の水性懸濁液を剤形として採用することは，当業者が想到し得たものと認められる。

　(ｲ) 相違点２

　甲３～５記載のとおり，本件優先日時点において，アレルギー性鼻炎の治療のために，コルチコステロイドの鼻腔内噴霧を１日１回行うことは，当業者に既に知られていたものと認められる。

　よって，コルチコステロイドの１種であるモメタゾンフロエートを含有し，鼻腔内に投与される，アレルギー性鼻炎のための候補薬である甲１発明において，同じくコルチコステロイドを，アレルギー性鼻炎の治療のために，鼻腔内噴霧することを特徴とする甲３～５に記載の用法である「１日１回」を試みることにつき，動機付けはあるといえる。

　(ｳ) 相違点３

　「候補薬」の薬効や安全性を確認した上で，「治療のための薬剤」とすることは，当業者が一般に行う薬剤の開発手法にすぎないから，甲１発明における「アレルギー性鼻炎のための候補薬」を，「アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤」とすることは，当業者が想到し得たものと認められる。

　(ｴ) 効果の顕著性

　本件発明の効果は，本件特許明細書の記載から，「アレルギー性鼻炎に対して，１日１回のモメタゾンフロエート投与で，効果的に処置でき（本件効果１），かつ，モメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収が実質的に存在しないことにより，所望しない全身性副作用を防げること（本件効果２）」であると認められる。

　ａ 本件効果１について

　甲１及び２には，１日１回の投与について記載はなく，これらの刊行物の記載から，当業者が本件効果１を予測し得たとは認められない。

　また，甲１及び２のいずれにも，モメタゾンフロエートのアレルギー性鼻炎に対する治療効果の程度（強度及び持続性等）を確認した結果は開示されていないことや，治療効果の程度は，薬の種類により異なることが技術常識であることや，コルチコステロイドであれば，化学構造の違いにかかわらず同等の特性を有するとの技術常識は存在しないことを勘案すると，甲３～５に，モメタゾンフロエートとは異なるコルチコステロイドの用法として「１日１回」が記載されていようとも，モメタゾンフロエートについても，投与間隔が長い１日１回の使用でさえ，アレルギー性鼻炎を効果的に処置できることを予測し得たとは認められない。

　ｂ 本件効果２について

　まず，甲２～５には，モメタゾンフロエートの全身性の副作用についての記載は存在せず，これらの刊行物の記載から，当業者が本件効果２を予測し得たとは認められない。

　次に，甲１には，モメタゾンフロエートが視床下部－下垂体－副腎（HPA）機能を抑制する潜在能力は最小限にしか示さない旨記載されている。ここで，本件明細書中の「重篤な全身性の副作用（視床下部－下垂体－副腎（HPA）軸抑制を含む）」なる記載（本件特許公報の２頁左欄第４～５行参照。）より，甲１記載の「視床下部－下垂体－副腎（HPA）機能を抑制する」は，本件効果２における「全身性副作用」に相当し，甲１に記載された効果と，本件効果２とは，全身性副作用を小さくするという意味において，同質ではあると認められる。

　しかしながら，甲１には，モメタゾンフロエートの全身性副作用が最小限であることについて，要約と，「モメタゾンフロエート（SCH 32088）は，局所的抗炎症活性を有しその一方で視床下部－下垂体－副腎（HPA）機能を抑制する潜在能力は最小限にしか示さない，合成のコルチコステロイドである[1,2]。」（473 頁左欄 3～8行）という記載以外に存在せず，当該記載の根拠として引用された文献１及び２には，いずれも，モメタゾンフロエートを皮膚に適用した際の安全性について記載されているから，当該記載に触れた当業者は，皮膚に適用した際の全身性副作用が最小限であることについてのものと理解すると認められる。

　ここで，コルチコステロイドの全身性副作用は，当該薬物が全身的に吸収されることにより引き起こされることが技術常識であるが，皮膚組織と，鼻腔粘膜組織とでは，その構造が大きく異なるため，皮膚に適用された薬の吸収性から，鼻腔粘膜に適用された薬の吸収性を予測することは困難である。

　よって，皮膚に適用した際の全身性副作用について開示された甲１から，鼻腔粘膜に適用された際の全身性副作用の大きさを予測することは困難であり，本件効果２は，甲１の記載及び技術水準から，当業者が予測し得るものとは認められない。

　さらに，甲１の「全身性副作用が最小限」であることについての記載が，皮膚に適用した際に限定されないとしても，以下の理由により，本件効果２は，当業者が予測し得る範囲のものとは認められない。

　甲１は，アレルギー性鼻炎の経口吸入及び鼻腔内吸入による治療のための有望な新薬候補であるモメタゾンフロエートの薬物動態や毒性動態を測定するためのツールを提供することを目的として，ヒト血漿中の SCH 32088 の測定のための EIA 法を開発した旨が記載されており，新しく開発した EIA を用いてモメタゾンフロエートの親化合物の血漿濃度を測定する目的で，健康な男性にモメタゾンフロエートが溶液の形態で経口投与されている。

　これらの事情を勘案すると，甲１に具体的に開示された投与方法は，「溶液による経口投与」しかなく，甲１の記載全体からも，「溶液による経口吸入」，「溶液による鼻腔吸入」が類推し得る程度であり，その他の剤形，その他の経路による投与方法は，記載ないし示唆されてはいない。

　ここで，吸入されたコルチコステロイドの一部を患者は飲み込んでしまい，飲み込んだ部分は，胃腸管を通って全身性循環に達することは，技術常識であること，本件明細書には，水性懸濁液を経口投与することにより，溶液を経口投与する場合に比べて，モメタゾンフロエートの全身性吸収が格別に低く抑制でき，全身的な吸収が実質的に存在しないことが，実験結果と共に開示されていること（本件特許公報の表２，第１図など参照。）を勘案すると，「溶液による鼻腔吸入」に比べて，「水性懸濁液による鼻腔内投与」を行うことにより，吸入の際に飲み込んでしまったモメタゾンフロエートの全身性吸収を格別に抑制し得るものと認められる。さらに，本件明細書には，水性懸濁液を鼻腔内投与することにより，溶液を経口投与する場合に比べて，モメタゾンフロエートの全身性吸収が格別に低く抑制でき，全身的な吸収が実質的に存在しないことも，実験結果と共に開示されている。

　その上で，コルチコステロイドの全身性副作用は，当該薬物が全身的に吸収されることにより引き起こされること，そのため，全身性吸収を抑制することにより，全身性副作用を抑制し得る蓋然性が高いことから，投与方法として，「溶液による経口投与」，「経口吸入」，「鼻腔吸入」のみを開示ないし示唆する甲１において最小限であるとされる「全身性副作用」に比べて，本件発明における「所望しない全身性副作用」は，更に低いレベルにまで防がれており，本件効果２は，甲１に記載された効果と比べて，同質ではあるが際立って優れた格別顕著なものであると認められ，本件効果２は，甲１の記載から，当業者が予測し得るものとは認められない。

　(ｵ) まとめ

　したがって，本件発明１は，当業者が予測し得る程度を超えた効果を奏するものであるため，甲１～５の記載に基づいて，当業者が容易になし得るものとは認められない。

　エ 本件発明２及び３について

　本件発明２及び３は，本件発明１に限定を付した発明であり，本件発明１と同様の理由により，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

　(3) 甲２を主引用例とした進歩性についての判断

　ア 甲２発明の認定

　「炎症状態の処置に有用なモメタゾンフロエート一水和物を含む鼻腔投与用水性懸濁液。」

　イ 本件発明１と甲２発明の対比

　（一致点）「モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって，鼻腔内に投与される薬剤。」（相違点）

　相違点４：本件発明１は「アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎を治療対象とする」のに対し，甲２発明は単に「炎症状態の処置」としか特定していない点。

　相違点５：本件発明１は「１日１回投与」されるのに対し，甲２発明では投与回数が特定されていない点。

　ウ 相違点についての判断

　(ｱ) 相違点４

　甲１記載のとおり，モメタゾンフロエートが，アレルギー性鼻炎の鼻腔内吸入による治療のための有望な新薬候補であることは，当業者に既に知られていたものと認められる。

　よって，モメタゾンフロエートを含有し，鼻腔内に投与される甲２発明についても，アレルギー性鼻炎の治療のために有効であると期待し，その薬効を確かめてみることは，当業者が想到し得たと認められる。

　(ｲ) 相違点５

　上記(2)ウ(ｲ)のとおり，コルチコステロイドの１種であるモメタゾンフロエートを含有し，鼻腔内に投与される，アレルギー性鼻炎のための候補薬である甲２発明において，同じくコルチコステロイドを，アレルギー性鼻炎の治療のために，鼻腔内噴霧することを特徴とする甲３～５に記載の用法である「１日１回」を試みることにつき，動機付けはあるといえる。

　(ｳ) 効果の顕著性

　本件発明の効果が顕著であることは，上記(2)ウ(ｴ)のとおりである。

第３ 原告の主張

　１ 取消事由１（本件効果１についての判断誤り）

　(1) 本件効果１について

　本件明細書に記載された，本件発明１のアレルギー性鼻炎に対する１日１回のモメタゾンフロエート投与での「効果」は，あくまでも，薬効のないプラセボと比較したときの差異の有無という具体的判断基準でみたときの効果である。既存の有効な薬剤との比較等によって，効果の「程度」を評価したものではない。

　(2) 本件効果１についての評価の誤り

　ア 審決には，本件効果１の予測可能性の判断に当たり，甲１の記載の参酌を怠った誤りがある。

　甲１の記載は，局所的抗炎症活性を有し，その一方で視床下部－下垂体－副腎（HPA）機能を抑制する潜在能力は最小限にしか示さない合成のコルチコステロイドであるモメタゾンフロエートについて，代謝や薬物動態学及び毒物動態学（投与後，時間とともに，どのように吸収，代謝，分布，排泄されて行くか）は未だ評価されていないが，有望な生物学的及び薬理学的活性をこれまで示していること，鼻腔内吸入でアレルギー性鼻炎を治療するための有望な新薬候補であることを示している。したがって，モメタゾンフロエートの鼻腔投与について，目的とする効果が期待でき，かつ，全身性副作用がないことも期待できたものといえる。

　なぜなら，本件優先日当時，旧来のデキサメタゾンやベタメタゾンを除き，承認されていた又は開発中であった鼻腔内投与用の局所抗炎症コルチコステロイド剤では，HPA 機能抑制という全身性副作用の懸念が既に実質的に解消されていたという背景において（甲３～５，７），仮に，甲１の著者が，皮膚投与とは別の用法，すなわち，モメタゾンフロエートの鼻腔内投与による全身性副作用の発現を予測したならば，鼻腔内吸入される形態のモメタゾンフロエートのことを「有望な新薬候補である」と記すとは考えられないからである。

　また，モメタゾンフロエートを鼻腔内投与した場合の全身性副作用の程度を血中動態の面から予測することはできなかったとしても，全身性副作用の有無や程度は動物等に薬物を投与して HPA 抑制の有無や程度を測ることで直接に知ることができるから，予測するのは難しくない。

　なお，本件明細書には，小児での安全性に関するデータはなく，長期間の治療による結果もないから，これらの効果を本件発明の顕著な作用効果として斟酌することはできない。大部分の経鼻投与用のステロイド（ベタメタゾン，デキサメタゾン以外）は，成人において安全であると考えられていたから，本件発明が大人に対して安全であるという効果は，顕著といえるようなものではない。

　イ 審決には，化学構造の違いと特性に関する技術常識を勘案するに際し，コルチコステロイド全体を対象とした誤りがある。

　コルチコステロイドであれば，化学構造の違いにかかわらず同等の特性を有するとの技術常識は存在しないことは間違いないが，「コルチコステロイド」は，天然又は合成による多くのステロイドホルモンの総称であり，それらの作用に基づき，「ミネラロコルチコイド」と「グルココルチコイド」という２つの群に大別され，ナトリウムやカリウム等の塩類の代謝を調節する前者と，抗炎症作用や ACTH（副腎皮質に作用してコルチコイド分泌を促進させるホルモンである。）分泌抑制等の作用上の特性を有する化合物である後者という特性の全く異なる２つの群を包含するものであるから，少なくとも，モメタゾンフロエートと同様に抗炎症性であるコルチコステロイド，すなわち「グルココルチコイド」に該当する化合物に限定して特性の共通性の有無を検討し，その上で本件効果１の予測性の有無について判断しなければ，正しい判断はできない。そして，グルココルチコイド同士では，抗炎症作用や ACTH分泌抑制等の作用を有するという特性は共通しているから，本件効果１は予測不可能なものではなかった。局所抗炎症作用を与えるのは，コルチコステロイドにおける２１クロロ基であるが，モメタゾンフロエートには，２１クロロ基が含まれている。

　ウ 審決には，甲３～５に，「１日１回という用法」以外に記載された内容を参酌しなかった誤りがある。

　甲３の「更に，1000 名を超える患者を用いた５つの試験によれば，１日１回投与での 200μg／日のプロピオン酸フルチカゾンは，100μg ずつ１日２回投与するのとほぼ等しい有効性を有する。」（762 頁４～５行）という記載は，プロピオン酸フルチカゾンの 200μg という１日の投与量を鼻腔内に投与するに当たり，当該量を１日１回で投与しても，100μg ずつの２回に分けて投与しても，有効性は実質的に同等であったことを示している。また，甲４の「400μｇの朝１回，又は 200μｇの１日２回朝夕，４週間の投与としての鼻腔内ブデソニドの有効性と認容性を評価するために・・・二重盲検多施設試験を実施した。」（507 頁２～６行），「群間の差は統計学的に有意でなかった。」（507 頁１０～１１行）という記載は，ブデソニドの 400μgという１日の投与量を鼻腔内に投与するに当たり，当該量を１日１回（朝）で投与しても，200μg ずつの２回（朝夕）に分けて投与しても，有効性に差はなかったことを示している。このように，甲３及び４は，それぞれの薬剤の鼻腔内投与では，１日２回に量を分けた投与であろうと，それに比べて投与間隔が長くなる１日１回でまとめて行う投与であろうと，治療効果に実質的な差がなかったことが示されている。そして，甲５は，１日１回の投与とそれ以外の回数の投与の直接比較をする試験を行ったものではないが，その背景や目的からすると，「鼻腔内トリアムシノロンアセトニド 220μg と 440μg は，１日１回，12 週間にわたって使用されたが，通年性アレルギー性鼻炎の治療につき，プラセボより臨床的及び統計学的に優れていた。」（329 頁 9～12 行）という記載は，トリアムシノロンアセトニドの鼻腔内スプレーが，従来の投与方法である，１日最高４回ではなく，１日１回の投与でも有効なことを示すものといえる。

　このように，甲３～５は，アレルギー性鼻炎の治療のための抗炎症コルチコステロイド，特にそれらの鼻腔内に局所投与される薬剤に関し，しかも，鼻腔内に１日複数回に量を分けて投与する代わりに，本件発明１と同様の１日１回でまとめて投与するという用法を採用しても，同様の効果があり，副作用がなかったことを示すものである。

　なお，複数回投与という用法の方が一般的に用いられていたか否かという事実は，慣用的な投与法を示すだけであって，１日１回の投与での効果の有無について影響を及ぼすものではない。

　エ 本件明細書を参照すれば，本件効果１の評価の基準は，プラセボとの比較であり，プラセボ以外の，例えば，特定の有効な同効の薬剤との比較等によってその効果の「程度」が客観的に評価されたわけではない以上，本件効果１自体がどの程度のものかが客観的に明らかではなく，効果の程度について，甲１及び２に記載のものも含めた従来技術における同一用途の鼻腔内投与用抗炎症コルチコステロイドの効果と比較衡量し得るものではない。プラセボと比較して差異があったとしても，モメタゾンフロエートは，局所的抗炎症活性を有するコルチコステロイドとしてアレルギー性鼻炎の鼻腔内吸入による治療のための有望な新薬候補であることが知られており（甲１・473 頁左欄第 3～8 行），しかも，「有望な新薬候補である」として鼻腔内投与でアレルギー性鼻炎に対する治療効果が期待されていたものであるし，また，炎症状態の処置に有用であることが知られていた化合物である（甲２・１頁右欄第８～９行）から，全く効果のないプラセボとの比較で差異が確認されたからといって，その効果が当業者の予測可能な範囲を超えるほどに格別顕著であるということはできない。なお，本件効果１は，プラセボとの比較での差異であって，それ自体効果の程度（強度及び持続性等）の大小は定かでないから，甲１及び２に治療効果の程度が開示されていないからといって，それらと同質の効果と比べて当業者の予測可能な範囲を超えるほどの格別顕著な効果であるということはできない。しかも，モメタゾンフロエートの水性懸濁液をアレルギー性鼻炎の鼻腔内に投与すれば，炎症部位である鼻腔粘膜に薬剤が正に直接に触れ，水に溶解している薬物成分が粘膜に吸収されて，プラセボを投与した場合に比べて，抗炎症効果を発揮することは当然である。

　また，モメタゾンフロエート以外の抗炎症コルチコステロイドは，鼻腔内投与を１日１回で行っても，複数回に分けて行っても治療効果が同等であることが，既に知られていたから（甲３～５），投与が１日１回であるからという理由で，本件効果１が当業者の予測を超えるほどの格別顕著な効果であるということもできない。

　オ 甲２には，モメタゾンフロエートについて，それが炎症の処置に有用であり，水性懸濁液の形で鼻に投与することが特に興味深いと記載されているし，本件発明１に係る薬剤の具体的組成は，甲２の実施例１～５に記載された構成そのものであって，１日１回投与のための新たな構成を具備していない。したがって，本件効果１は，甲２発明が有していた効果そのものであり，この点からも，当業者の予測を超える程度の顕著な効果が，本件発明によって達成されたとはいえない。

　２ 取消事由２（本件効果２についての判断誤り）

　(1) 本件効果２についての認定の誤り

　審決が認定した本件効果２は，本件発明の効果でない事項まで効果に組み込まれている。当該認定の内容中，「所望しない全身性副作用を防げること」は本件発明の有利な効果であるが，「モメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収が実質的に存在しないことにより」という部分は，上記の有利な効果をもたらす諸要因（親薬物と諸々の代謝物の血中濃度や薬理活性等）のうちの１つ（親薬物の濃度）に着目した理由付けであって，効果そのものではない。ステロイドの鼻腔内投与で全身性副作用がないという結果が生じるのであれば，このような結果をもたらす理由ないしメカニズムいかんにかかわらず，問題は解消されているから，理由ないしメカニズムは，ここにいう「効果」それ自体ではない。したがって，理由ないしメカニズムを効果に含めて認定したことは誤りである。なお，本件発明では，投与された量の８％弱のモメタゾンフロエートの未知代謝物が，長時間にわたって，循環血液中にとどまっていた可能性があるから，全身性副作用を防止できているか否かも疑わしい。また，本件発明は，治療用の薬剤であるから，全身性副作用の有無を評価するに当たり，治療用量以上の投与した場合を想定しても意味がない。

　循環血中に吸収されたモメタゾンフロエート（親薬物）が非常にわずかであっても，それにより全身性副作用を生ずる場合には「吸収が実質的に存在しない」とはいえず，全身性副作用がほとんどないからこそ「吸収が実質的に存在しない」といえる。「吸収が実質的に存在する」か否かは，全身性副作用が生ずるか否かと全く裏腹にあり，吸収が「実質的に存在しない」との判断は，結局のところ，被験者での測定で全身性副作用がほとんどないとことと本質的に同じであり，本件効果２は，「所望しない全身性副作用を妨げる」ということそれ自体である。

　なお，本件明細書には，小児での安全性に関するデータはなく，長期間の治療による結果もないから，これらの効果を顕著な作用効果として斟酌することはできない。大部分の経鼻投与用のステロイド（ベタメタゾン，デキサメタゾン以外）は，成人において安全であると考えられていたから，本件発明が大人に対して安全であるという効果は，顕著といえるようなものではない。

　(2) 本件効果２についての評価の誤り

　ア 審決には，技術水準を看過して本件効果２の予測可能性を判断した誤りがある。

　審決が認めているように，全身性副作用を小さくするという意味において，本件効果２と甲１に記載された効果とは同質であるから，当業者が本件効果２としての全身性副作用を予測できたか否かについての判断は，本件効果２の「程度」が当業者の予測を超えるほどの格別顕著なものであるか否かという観点からなされなければならない。

　そして，「程度」とは，物事の高低，強弱，優劣などがどのくらいかという度合をいうものであり，あくまでも相対的な概念であるから，その評価には，少なくとも，いずれかの量的尺度における何らかの比較対象が必要であり，そのような対象を置くことなしに判断することは不可能である。したがって，本件効果２の程度を判断するためには，モメタゾンフロエート以前の従来のアレルギー性鼻炎の治療のための抗炎症コルチコステロイドの鼻腔内投与において，全身性副作用がどの程度であったか，あるいは，モメタゾンフロエートの鼻腔内投与についてどの程度の副作用が従来予測されていたかという点を斟酌することが必要である。

　しかしながら，甲１には，「モメタゾンフロエート（SCH 32088）は，局所的抗炎症活性を有しその一方で視床下部－下垂体－副腎（HPA）機能を抑制する潜在能力は最小限にしか示さない，合成のコルチコステロイドである。」（473 頁左欄 3～8 行）という，HPA 機能の抑制が最小限である旨の記載があるし，モメタゾンフロエートが鼻腔内吸入でアレルギー性鼻炎を治療するための有望な新薬候補であるとの明示的記載もなされており，これらの記載は，モメタゾンフロエートの鼻腔投与について，目的とする治療効果が期待でき，かつ，全身性副作用がないことも期待できるものであることを示すものであるから，皮膚に投与した場合に限定して解釈される理由はない。

　仮に，甲１の記載が「皮膚に適用した際の全身性副作用が最小限であること」と理解されるのであれば，甲１には，アレルギー性鼻炎に対して有効な量のモメタゾンフロエートを鼻腔内に投与した場合における全身性副作用の程度に関する具体的な記載は存在しないということになるから，本件効果２の程度の評価に必要な量的尺度における比較対象としては，甲１の記載に依拠することはできないはずであり，従来のアレルギー性鼻炎の治療のための抗炎症コルチコステロイドの鼻腔内投与において，全身性副作用はどの程度であったかという比較を可能にする具体的な基準が，別途必要であり，そのような基準を本件優先日前の技術水準に求めることが不可欠である。

　それにもかかわらず，審決は，甲２～５における技術水準の記載を一切考慮していない。そして，審決の他の箇所においても，技術水準を示す何らの証拠も参酌することなく，本件効果２について，当業者の予測可能性を否定した。

　審決は，鼻腔粘膜に適用された際の全身性副作用の大きさの予測困難性を指摘するだけであるが，それだけでは，本件効果２の程度が，甲１発明等に示された技術水準からみて，当業者の予測を超えるほどの格別顕著なものであるか否かとの結論を導き出すことはできない。

　イ 甲３，５及び１２は，本件優先日以前において，アレルギー性鼻炎の治療のための抗炎症コルチコステロイドの使用に関し，経口で投与をした場合のような副腎抑制等の全身性副作用の懸念は，鼻腔内に局所投与においては，既に，実質的に解消されていたことを示している。被告側の専門家自身が，本件優先日当時について，２種のコルチコステロイド（ベタメタゾン，デキサメタゾン）を除き，「経鼻投与のステロイドは成人において大部分は安全であることが考えられていた」と述べているが，これを無視することはできない。また，それらの薬剤のうち，「１％未満」という非常に低い経口バイオアベイラビリティを有するものも，甲３が示すように既に知られていた。しかも，そもそも，鼻腔内に投与される従来の抗炎症コルチコステロイド剤に，副腎抑制のような全身性副作用がないことは，それらの抗炎症コルチコステロイド剤が，鼻腔内投与では全身的副作用を生じさせるような実質的なバイオアベイラビリティを有していないということと裏腹であり，換言すれば，「鼻腔内投与では血流中への全身的な吸収が実質的に存在しない」ということに等しい。これらの技術水準は，甲７及び３２～３５にも示されている。

　一方，モメタゾンフロエートは，局所的な皮膚への使用に対して認可されていた抗炎症性コルチコステロイドであり，視床下部－下垂体－副腎（HPA）機能を抑制する潜在能力を最小限にしか示さないことが知られていたから，特にモメタゾンフロエートに限って，鼻腔内投与で全身性副作用の起こることが予測されていたという事情もない。

　したがって，これらに示された技術水準と比較する限り，本件効果２は，「所望しない全身性副作用を防げること」という点において，技術水準と差異はないから，当業者の予測可能な範囲を超えるほどの格別顕著な効果というにはほど遠く，当業者が予測し得る範囲のものである。また，「モメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収が実質的に存在しない」という点についても，同様である。よって，本件効果２が当業者の予測可能な範囲を超えるほどの格別顕著な効果であるということはできず，審決の判断は誤りである。

　なお，甲３２～３５は，本件発明の技術分野における本件優先日当時の技術水準を裏付ける資料として提出されたにすぎず，最高裁昭和５１年３月１０日大法廷判決（民集３０巻２号７９頁）に抵触せず，その後も，実務上，提出が許されてきたものである。

　ウ 審決は，投与方法の変更による効果の違いについての判断も誤った。審決は，甲１に具体的に開示された投与方法は「溶液による経口投与」しかなく，甲１記載全体からも，「溶液による経口吸入」，「溶液による鼻腔吸入」が類推し得る程度で，その他の剤形，その他の経路による投与方法は，記載ないし示唆されてはいないと判断した。

　しかしながら，甲１にはモメタゾンフロエートの溶液を経口投与したことが記載されてはいるが（４７８頁右欄 1～14 行，図５，図説），モメタゾンフロエートの血漿中濃度の測定手段の評価を目的としている関係で，溶液を用いたにすぎず，組成物の形態について，それ以上の特別な意味を見出すことはできない。

　したがって，「溶液を経口投与する場合」を基準に定め，これと対比することで，「水性懸濁液を鼻腔内投与することにより」と，水性懸濁液の鼻腔内投与の効果を判断するのは，前提において誤っている。

　また，たとえ，甲１の記載から，治療に用いる場合の投与形態として「溶液による経口吸入」，「溶液による鼻腔吸入」が類推し得るとしても，本件効果２は技術水準と比較して差異がないから，これを当業者の予測を超えるほどの格別顕著な効果であるとはいえない。モメタゾンフロエートは，溶解性が低い薬物であり，水にほとんど溶けないから，モメタゾンフロエートを「水溶液」の形態で鼻腔内投与用の製剤とする方が困難であり，本件発明のような「水性懸濁液」の形態の方が，可溶化のための添加剤の配合等の工夫の必要や，鼻粘膜への刺激等の考慮事項は生じず，甲２の実施例でも既に記載されていた。モメタゾンフロエートの水性懸濁液中では，液中にモメタゾンフロエートの固体（粉末）が分散した形態であり，溶液形態の製剤に比べて吸収されにくいが，モメタゾンフロエートの溶液では，最初からモメタゾンフロエートが完全に溶解しているから，その全体が吸収の対象となるのであって，モメタゾンフロエートの「溶液」と「水性懸濁液」とを経口投与した場合，「水性懸濁液」の方で全身吸収の程度が大幅に低くなることは，当業者が容易に予測できたことである。

　本件発明１は水性懸濁液であるが，甲３及び３２からも明らかなとおり，従来の鼻腔内投与用の抗炎症コルチコステロイド製剤において，水性懸濁液の形態は知られており，投与された薬剤の一部を患者が飲みこんでしまう点も，全身性副作用がない点も，本件発明１と共通であった。

　また，本件発明に係る薬剤の具体的組成は，甲２の実施例１～５に記載された組成そのものであるから，本件効果２は，甲２発明が既に有していた効果そのものであって，本件発明により初めて達成された効果ではなく，甲２発明が有していた効果を追認したものにすぎない。したがって，本件効果２は，当業者の予測可能な範囲を超えるほどの格別顕著な効果ということはできない。

　なお，鼻腔内投与用の抗炎症コルチコステロイド製剤において，「局所的使用についての使用上の注意がなされていた」か否かは，知らない。

第４ 被告の反論

　１ 取消事由１に対し

　(1) 本件効果１の認定

　新薬の有効性を科学的に明らかにするための実験方法としては，全く薬理学的活性を持たないプラセボと比較することが合理的と考えられており，医薬組成物の臨床的有効性の確認は，プラセボとの比較で行うことがよく行われている。したがって，プラセボと比較した審決の効果の認定には誤りはない。本件効果１は，１日当たりの投与回数を問題とするものであるから，本件効果１及びこれに基づく進歩性を判断するに当たって，他の薬剤とモメタゾンフロエートの効果を比較する必要はない。

　なお，本件効果１は，季節性アレルギー性鼻炎の患者２０１名に対する臨床実験を実施し，鼻汁や鼻づまり等の鼻腔症状，かゆみや目の充血等の非鼻腔症状の全ての症状について，患者のみならず，専門家である医師が，５段階で数値化した客観的な評価を行ったものである。

　(2) 本件効果１の判断

　ア 甲１は，モメタゾンフロエートの血漿濃度を測定するために新しく開発された，高感度の酵素免疫測定法に関する報告を目的とするものであって，モメタゾンフロエートそれ自体の性質や効能は，関心事項ではない。甲１において，モメタゾンフロエートとアレルギー性鼻炎についての関係についての言及は，「ＳＣＨ３２０８８は，喘息及びアレルギー性鼻炎の経口及び鼻腔内吸入による治療のための有望な新薬候補である」との一文しかないが，一般的に，薬剤の安全性及び有効性を評価するためには，その薬剤の代謝，薬物動態学及び毒物動態学のデータは不可欠であり，それゆえに，モメタゾンフロエートについては，「治療のための薬剤」ではなく，「有望な新薬候補」の１つにすぎないのであって，「有望な新薬候補である」という記載のみから，モメタゾンフロエートの水性懸濁液を１日１回鼻腔吸入した場合に，アレルギー性鼻炎を効果的に処置できることは予測できない。

　甲１には，モメタゾンフロエートのアレルギー性鼻炎に対する治療効果の程度（強度及び持続性等）や副作用を含む安全性については，何ら記載がなく，当業者は，本件発明が「アレルギー性鼻炎に対して，１日１回のモメタゾンフロエートの投与で，効果的に（大人と小児の両方について安全に）処置でき」ることについては予測できない。

　なお，甲１には，鼻腔投与されるモメタゾンフロエートの懸濁液の代謝，薬物動態，毒物動態について開示されていないが，この点は本件優先日前に知られておらず，鼻腔投与されるモメタゾンフロエートの懸濁液の全身性バイオアベイラビリティや副作用の程度についても，知ることはできなかった。

　イ コルチコステロイドは，その作用から，主に糖質代謝を担うグルココルチコイドと，主に鉱質代謝を担うミネラロコルチコイドとに区別されるが，ほとんどのグルココルチコイドが，少なからずミネラロコルチコイド様作用を持っており，この区別はあくまで便宜的なものであり，特性において両者に絶対的な区別はない。化学構造（基）がグルココルチコイドとミネラロコルチコイドの作用に関連性があるとしても，コルチコステロイドの全体的な特性や全身性作用について特定の化学構造の具体的な貢献を予測することが，容易であるとはいえない。なぜなら，コルチコステロイドの特性や全身性作用は，構造の相互依存性や，肝クリアランスや代謝などの生理学的メカニズムを含む複数の要因の正味の効果から生じるからである。化学構造とコルチコステロイドの全身性効果との間に直接的な相関関係を確立するには，一般的に継続的な研究が必要であり，多くの場合，そのような相関関係が存在しないという結論につながることは，従来から認識されていた。少ない投与回数でかつ副作用（全身性効果）を低減できることを含む，モメタゾンフロエートの鼻腔投与に望ましい特性は，鼻の組織と鼻の蛋白質を含む分泌物へ非特異的な結合親和性をもたらすフロエート部分に関連しているが，このようなことは予測できなかった。このことは，本件特許に対応する米国特許に関する訴訟で提出されたＡ教授の専門家報告書（乙２０）の記載によっても裏付けられる。なお，モメタゾンフロエートが２１クロロ基を備えたものであることは認めるが，ヒドロキシル基をクロロ基に置換することで，局所抗炎症活性を持つステロイドは，プロピオン酸クロベタゾル，ハルシノニド，楽酸クロベタゾンであるし，皮膚に対する抗炎症活性であるため，鼻腔投与した際の治療効果は不明である。

　仮に，モメタゾンフロエートが分類されるグルココルチコイドに限定したとしても，実際に用いられるコルチコステロイドは，ほとんどがグルココルチコイドであり，グルココルチコイドであれば，「化学構造の違いに関わらず同等の特性（つまり，薬物動態，全身性バイオアベイラビリティ，薬力学を含む治療の効果）を有することの技術常識は存在しない」ことに，何ら変わらない。グルココルチコイドは，糖，蛋白，脂肪，核酸といった中間生成物の代謝を担い，広範囲の生理作用を発揮し，抗炎症作用，免疫抑制作用，造血器系に対する作用，糖・蛋白質代謝作用，脂肪代謝作用，カルシウム代謝及び骨に対する作用，骨格筋・皮膚に対する作用，精神活動に対する作用等，多様な薬理作用を有するが，グルココルチコイドの対象となる炎症は，アレルギー性鼻炎のみならず，皮膚炎，口内炎，気管支炎，リウマチ炎，視神経炎，結膜炎，内臓疾患に伴う炎症，膠原病に伴う炎症等，様々なものがあり，全てのグルココルチコイドが，アレルギー性鼻炎に効くわけではない。グルココルチコイドにおいて「抗炎症作用」が共通したからといって，「モメタゾンフロエートの１日１回の使用で，アレルギー性鼻炎を効果的に処置でき」ることは予測できない。

　グルココルチコイドの「ACTH 分泌の抑制等の作用」が共通するとしても，「ACTH」（副腎皮質刺激ホルモン（adrenocorticotropic hormone（ACTH）），脳下垂体によるコルチコトロピン）分泌の抑制の程度は，特定のグルココルチコイドを実際に投与しないと確認できず，当該グルココルチコイドの適切な安全性と治療効果を知ることもできない。そのため，グルココルチコイドにおいて抗炎症作用や ACTH 分泌の抑制等の作用が共通するからといって，「モメタゾンフロエートの１日１回の使用で，アレルギー性鼻炎を効果的に処置でき」ると予測できない。したがって，モメタゾンフロエート以外のグルココルチコイドの用法として「１日１回」が他の刊行物に記載されていても，モメタゾンフロエートについても１日１回の使用で，「アレルギー性鼻炎を効果的に（かつ安全に）処置でき」ることは，当業者は予測できないのであって，審決の判断に何ら誤りはない。

　ウ 同じコルチコステロイドに属する化合物である点が共通しているとしても，特定のコルチコステロイドのアレルギー性鼻炎に対する治療効果から，別のコルチコステロイドの特性を予測することはできない。モメタゾンフロエートのような，臨床上，経鼻投与の方法が用いられたことのないコルチコステロイドの場合，独自の安全性評価が必要となる。薬の投与量や投与回数は，その薬の対象疾患の治療効果の程度と安全性に密接に関連するものであるから，アレルギー性鼻炎に対して，特定のコルチコステロイドにおいて，１日複数回に分けた投与であっても１日１回であっても効果が変わらないことが示されているからといって，モメタゾンフロエートが１日１回の用法で効果を有することは，予測できない。１日１回の用法が有効か否かは，特定の医薬品の形態に依存し，人に対する長期にわたる複雑な臨床試験により定められるべきものである。１回に鼻腔内に投与できる医薬品の量には限界があるから，１日１回の投与は，１日複数回の投与と比較して，治療効果を得る上で，困難性がある。

　なお，本件優先日当時，アレルギー性鼻炎の治療薬として承認されていた鼻腔内吸入するコルチコステロイドの代表的な用法は，１日１回ではなかった（甲３～５，３２及び３５）。本件優先日当時，鼻腔内吸入するアレルギー性鼻炎の治療薬として承認されていたコルチコステロイドでは，「１日１回」より，むしろ「１日２回」，「１日３回」等の用法も，一般的に用いられていた。

　エ 皮膚に塗布された場合と鼻腔吸入された場合とでは，薬物動態等が異なるため，皮膚局所適用により行うアトピー性皮膚炎について有効性が確認されていたとしても，鼻腔吸入によっても有効であるとは限らない。したがって，モメタゾンフロエートの薬物動態等のデータがなくても，皮膚局所適用で抗炎症活性を示すことが確認されているから，鼻の炎症の治療にも有効であることが予想できるといはいえない。

　なお，本件優先日当時，１９種類ものコルチコステロイド（全てグルココルチコイド）を含む皮膚疾患用抗炎症剤が承認されていたが，このうち，点鼻薬としても承認されていたコルチコステロイドは，デキサメタゾンリン酸ナトリウムとトリアムシノロンアセトニドの２種類のみであった（甲１６～１８）。さらに，本件優先日当時，アレルギー性鼻炎薬の適応が承認されていた医薬品に含有されるコルチコステロイドとして，ベクロメタゾンジオプロピオネート及びフリニソリドが知られていたが，これらは，皮膚疾患を適応症としないコルチコステロイドであった（甲１８，１９）。これらの事実からも，皮膚炎に効果があるからといって，アレルギー性鼻炎に対しても有効であると予測できないことを示すものといえる。

　オ 甲２の治療効果については，「フランカルボン酸モメタゾンは，炎症状態の処置に有用であることが知られている。」（１頁右下欄８～９行）こと，「特に興味深いことは，フランカルボン酸モメタゾン一水和物の水性懸濁液組成物を，例えば鼻から投与することである。」（３頁左上欄２１～２２行）という記載があるのみであり，甲２には，「水性懸濁液」の形態を採用した理由と利点や，「水性懸濁液組成物を，例えば鼻から投与すること」が「特に興味深い」といえる理由については言及されていない。このような鼻腔吸入用のフランカルボン酸モメタゾン一水和物の水性懸濁液組成物が，「炎症状態」の処置にどの程度有用であるのか，副作用の問題はないのかについて何ら示されておらず，アレルギー性鼻炎を効果的に処置できることについては何ら開示されていない。ましてや，フランカルボン酸モメタゾン一水和物の水性懸濁液組成物を１日１回投与することについての開示がない以上，これを１日１回投与することによってもアレルギー性鼻炎を効果的に処置できることについては示唆も開示もないのであって，本件効果１が甲２発明の有していた効果といえないことは，明らかである。

　２ 取消事由２に対し

　(1) 本件効果２の認定

　ア 「効果」とは，「ある行為によって得られた期待通りの良い結果」のことであるが，「モメタゾンフロエートの血流中の全身的な吸収が実質的に存在しないこと」は，「モメタゾンフロエートの水性懸濁液を，１日１回鼻腔投与する」という行為によって得られた結果であり，効果であることは明らかである。この点を効果に含めて認定することは許されないとする原告の主張には，根拠がない。

　「モメタゾンフロエートの血流中の全身的な吸収が実質的に存在しないこと」は，「所望しない全身性副作用を妨げること」の「要因」ではない。「要因」とは「物事の成立に必要な因子，原因」，すなわち，効果を達成するための構成を指すが，本件発明において，「所望しない全身性副作用を妨げること」を達成するための構成は，「モメタゾンフロエートの水性懸濁液を，１日１回鼻腔投与したこと」であり，「モメタゾンフロエートの血流中の全身的な吸収が実質的に存在しないこと」ではない。

　イ そして，「全身性副作用」には，骨粗鬆症，皮膚萎縮，糖尿病，高血圧，胃潰瘍等さまざまなものが含まれ，本件発明における全身性副作用は，副腎抑制に限られない。しかも，１０００ｍｃｇ～４０００ｍｃｇという，通常の用量よりも高い用量でも副腎抑制が生じないという効果である。

　ウ なお，本件効果２も，本件効果１と同様の臨床実験を実施し，客観的な評価を行ったものである。

　(2) 本件効果２の判断

　ア 甲１の「モメタゾンフロエート（ＳＣＨ３２０８８）は，局所性抗炎症活性を有する一方，視床下部－下垂体－副腎（ＨＰＡ）機能の抑制する可能性は，最小限しか示さない，合成コルチコステロイドである。」旨の記載は，モメタゾンフロエートを皮膚に局所適用した場合についてのものである。皮膚への局所適用をした場合の全身性作用の程度から，鼻腔吸入した場合の全身性作用の程度を推測することはできない。

　甲１に，モメタゾンフロエートが「有望な新薬候補である」と記載されているとしても，モメタゾンフロエートとアレルギー性鼻炎についての関係について述べるのはこの一文のみであり，鼻腔吸入した場合の全身性作用の効果について何ら開示のない甲１において，単なる「有望な新薬候補」であるとの記載から，本件効果２を予測することはできない。

　当業者が本件効果２としての全身性副作用を予測できたか否かについての判断は，本件効果２の「程度」が当業者の予測を超えるほど顕著なものであるか否かという観点からなされなければならないという原告の主張には，根拠がない。同じコルチコステロイドであっても，副作用は様々であり，全身的な吸収や全身性副作用の効果を同様に論じることはできない。モメタゾンフロエートの効果を，ほかのコルチコステロイドの効果から推測する根拠はなく，これらの効果の程度を基準とすべき理由はない。

　イ 本件優先日当時，コルチコステロイドを使用することのリスクについての見解は分かれており，特に長期間の使用や小児への使用についての安全性については懸念があり，本件優先日以前にコルチコステロイドの鼻腔内投与の薬剤について全身性副作用がなかったとはいえない状況にあった。

　また，モメタゾンフロエート以外のコルチコステロイドを開示する甲３，５，７，１２及び３２～３５に，全身性副作用がなかったことが示されていたとしても，本件効果２が当業者の予測可能な範囲を超える格別顕著な効果であることには，何ら影響を与えない。本件明細書には，モメタゾンフロエートの総放射能の血漿中濃度が，定量限界（ＢＱＬ）以下であることを示しているが，原告の提出するいずれの証拠も，公知の鼻腔内投与用の局所抗炎症コルチココステロイド剤が，定量限界以下の結晶中濃度しか示さないほど，全身性吸収が低く，全身性副作用が見られないことを記載したものではない。鼻腔内投与したときの親薬物の全身性アベイラビリティが投与量の１％未満であることは，本件発明の顕著な効果である。同じコルチコステロイドに属する化合物であっても，その生理作用や薬理作用は様々であり，これに伴う全身性吸収や副作用の程度も様々であるから，単に同じコルチコステロイドに属する化合物であることが共通しても，特定のコルチコステロイドの全身性吸収や副作用の程度から，別のコルチコステロイドの特性を予測することはできない。臨床上，経鼻投与の方法が用いられたことのないモメタゾンフロエートについて，経鼻投与によりどの程度の全身性吸収がなされるかについては予測できない。さらに，本件発明においては，モメタゾンフロエートの投与に当たって，全身性副作用を最小限とできる形態を調査すべく，溶液を経口投与した場合と，全身性吸収と水性懸濁液を経口投与した場合の全身性吸収について実験をまず行い，その結果に基づき，水性懸濁液を採用したのである。剤形により，薬理効果がどのように異なるのか，しかも，全身性吸収がどの程度になるかは，コルチコステロイドによって異なり，モメタゾンフロエートの溶液と水性懸濁液とで，全身性吸収にこのような顕著な差があることは，本件明細書に記載の実験により初めて明らかとなったのであり，モメタゾンフロエート以外のコルチコステロイドからこのような剤形の違いによる全身性効果の違いを予測することは，不可能である。溶液投与と比較して，水性懸濁液投与の吸収性が低いとは，必ずしもいえない。また，水性懸濁液の吸収性が低いとすれば，水性懸濁液の薬効自体が疑われることになる。アレルギー性鼻炎に対する特定のコルチコステロイドの投与において，全身性副作用がなかったことが示されているとしても，他のコルチコステロイドの投与に副作用がないとはいえない。本件優先日より少し前に刊行された乙１１では，他の鼻腔投与されたグルココルチコイドが小児において顕著な副作用を有し，短期間の場合の下肢の成長を阻害する可能性と長期の場合に小児の身長の成長を阻害する副作用のために，小児のコルチコステロイドの鼻腔スプレーの使用について警告していたが，後に，この懸念は，アレルギー性鼻炎の小児に対するベクロメタゾンの鼻腔用スプレーの推奨量での１２か月間の継続使用が，小児の身長に大いに影響する研究によって証明された。このように，モメタゾンフロエートの水性懸濁液を１日１回鼻腔内に投与することにより，血流中の全身的な吸収が実質的に存在せず，所望しない全身性副作用を妨げるという本件効果２は，甲３，５，７，１２及び３２～３５からは予測できない。

　なお，甲３２～３５については，本件審決取消訴訟において新たに提出された証拠であり，これらの主張に基づく無効理由は無効審判においては審理されていないため，審決を違法とする理由として主張することは許されない（上記最高裁昭和５１年３月１０日大法廷判決）。

　Ｂ教授の専門家陳述書（甲１２）には，２つのコルチコステロイド製剤（ベタメタゾン，デキサメタゾン）は全身性バイオアベイラビリティが高く，副作用があることが知られていたが，経鼻投与のステロイドは，成人において，大部分は安全であると考えられていたことが，記載されている。しかしながら，かかる記載は，単に「安全」であることを漠然と述べるのみであって，全身性吸収や全身性副作用が最小限であるかどうかについて述べるものではなく，ましてや，モメタゾンフロエートについて全身性副作用の懸念がなかったことを意味するものではない。

　甲３，５，７，１２及び３２～３５に接した当業者は，①鼻腔投与のコルチコステロイドの副作用のリスクの可能性が低いかどうか，②新たなコルチコステロイドがアレルギー性鼻炎の治療のための既存のコルチコステロイドと張り合えるだけの価値を有するものであるかどうか，③モメタゾンフロエートがその代謝，薬物動態及び毒物動態が知られておらず，局所的使用についての使用上の注意がなされていたにもかかわらず，具体的にモメタゾンフロエートが更に検討の価値があると考えられるかどうかという３つの要素のバランスを，少なくとも検討する必要があり，そのような当業者が，１日１回の用法でモメタゾンフロエートを鼻腔投与することにより，血流中の全身性吸収が実質的に存在しないために所望しない副作用を防ぐことができるという本件効果２を，予測できたとはいえない。

　ウ 甲１から，モメタゾンフロエートを「溶液による経口吸入」や「溶液による鼻腔吸入」した場合の全身性吸収の程度を類推できないのであれば，モメタゾンフロエートを鼻腔投与した場合の全身性吸収の程度はまして予測不可能であるから，本件効果２は予測できないものとなるはずである。

第５ 当裁判所の判断

　１ 審決が，本件発明の構成について，甲１発明に甲２～５に記載された公知技術や周知技術を適用することは容易想到である，甲２発明に甲１，３～５に記載された公知技術を適用することは容易想到であると判断した上で，本件発明の顕著な効果を認め，進歩性を肯定したため，原告は，審決の取消事由として，顕著な効果についての判断誤りを主張する。これに対し，被告は，本件発明の顕著な効果を認めた審決の判断は妥当と反論しつつ，併せて，審決の判断のうち，相違点に係る構成の容易想到性の判断についても争う旨主張する。しかしながら，審決の相違点に係る容易想到性を認めた判断が誤りであれば，本件発明の進歩性を肯定した審決の結論に誤りはないから，本件において，相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り自体は，審決を取り消すべき事由には該当しない。したがって，本件訴訟においては，相違点に係る構成の容易想到性を審理及び判断の対象とせず，本件発明の顕著な効果の有無の点についてのみ判断する。

　２ 取消事由１及び２について

　本件発明の構成が，公知技術である引用発明に他の公知技術や周知技術等を適用することにより容易に想到できるものであるとしても，本件発明の有する効果が，当該引用発明等の有する効果と比較して，当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものである場合は，本件発明がその限度で従来の公知技術から想到できない有利な効果を開示したものであるから，当業者がそのような本件発明を想到することは困難であるといえる。したがって，引用発明と比較した本件発明の有利な効果が，当業者の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものと認められる場合は，本件発明の容易想到性が否定され，その結果，進歩性が肯定されるべきである。

　そして，当業者が予測できない顕著な効果といえるためには，従来の公知技術や周知技術に基づいて相違点に係る構成を想到した場合に，本件発明の有する効果が，予測される効果よりも格別優れたものであるか，あるいは，予測することが困難な新規な効果である必要があるから，本件発明の有する効果と，公知技術を開示する甲１発明，甲２発明に加え，周知技術を開示する甲３発明～甲５発明の有する効果についても検討する。この場合，本件発明における有利な効果として認められるためには，当該効果が明細書に記載されているか，あるいは，当業者が，明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができるものであることが必要である。なぜなら，特許発明は，従来技術を踏まえて解決すべき課題とその解決手段を明細書に記載し，これを一般に開示することにより，特許権としての排他的独占権を取得するものである以上，明細書に開示も示唆もされず一般に公開されないような新たな効果や異質な効果が後日に示され，仮に，従来技術に対して有利な効果であるとしても，これを斟酌すべきものではないからである。このような観点から，以下，検討を進める。

　(1) 本件発明について

　ア 本件明細書（甲２１）には，以下のとおりの記載がある。

　「本発明は，モメタゾンフロエートの血流への全身性吸収およびそのような全身性吸収に関連する副作用が実質的に存在することなく，上下気道流路および肺のコルチコステロイド応答性疾患（例えば，喘息またはアレルギー性鼻炎）を１日１回の服用で処置する薬剤を調製するためのモメタゾンフロエートの使用に関する。」（１欄１３行～２欄３行）「モメタゾンフロエートは，局所的な皮膚への使用に対して認可されたコルチコステロイドであり，コルチコステロイド応答性皮膚病の炎症性および／またはそう痒の発現を処置する。…

　特定のコルチコステロイド…は，鼻炎および気管支喘息のような気道流路および肺の疾患を処置するために市販されている。しかし，これらの技術は，局所的抗炎症活性を有する全てのコルチコステロイドが必ずしも鼻炎および／または喘息を処置することにおいて活性ではないことを教示している。さらに，局所的に活性なコルチコステロイドが，気管支喘息の処置時に活性を示し得るとしても，このようなステロイドの長期間の使用は，重篤な全身性の副作用（視床下部－下垂体－副腎（ＨＰＡ）軸抑制を含む）の発症があるため，制限されている。…吸入によって投与される局所的に活性なステロイド…は，…大部分を，患者は飲み込んでしまう。…飲み込んだ部分は，胃腸管を通って全身性循環に達し得，そして所望しない全身性副作用を引き起こし得る。…従って，容易に生物学的に利用され得ない局所的に活性なステロイドは，…治療上の利点を提供し，そしてその局所的に活性なステロイドは，経口嚥下…によって経口投与される任意のコルチコステロイドよりも優れている。」（２欄４行～３欄２６行）「従って…治療上有効であって，かつ，鼻腔内投与…によって投与されたときに，低いバイオアベイラビリティと低い全身性副作用とを示すコルチコステロイドを見出すことが望まれている。」（３欄４４～４８行）「本発明は，アレルギー性鼻炎に対して効果的に１日１回の服用で鼻腔内を処置するための薬剤を調製するためのモメタゾンフロエート水性懸濁液の使用を提供する。ここで，このモメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収は，実質的に存在しない。」（３欄５０行～４欄４行）「本発明者らは，驚くべきことに，モメタゾンフロエートが，上下気道流路および肺の表面で作用することにより，実質的に最小の全身効果を有す一方で，喘息およびアレルギー性鼻炎のような気道流路疾患の処置に優れた抗炎症効果を示すことを発見した。鼻腔内または経口吸入により投与されるモメタゾンフロエートの全身効果の実質的な最小限化は，モメタゾンフロエートの血漿中放射能の高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）による代謝産物のプロファイルによって，肝臓におけるその実質的に完全な（＞９８％）一次代謝，およびコルチゾル分泌レベルにおける最小の低下により測定した。

　モメタゾンフロエートが経口的に（すなわち，経口懸濁液として飲み込まれる）または経口吸入もしくは鼻腔吸入により投与される場合，モメタゾンフロエートの全身的な血流中への吸収は実質的に存在しない，すなわち，胃腸管から血流へ到達する親薬物は本質的に存在しない（実質的に１％未満のモメタゾンフロエート）。経口または鼻腔吸入投与後，血流中に認められるいずれのモメタゾンフロエートも，既に肺および／または気道流路組織を通過している。それゆえ，「無駄な」薬物…はない。従って，モメタゾンフロエートは，喘息およびアレルギー性鼻炎のような気道流路および肺の疾患を処置するため理想的なである。

　…本発明に従って，喘息およびアレルギー性鼻炎を患う患者へ投与されたモメタゾンフロエートにより示される優れた安全性プロファイルに加えて，モメタゾンフロエートはまた，喘息およびアレルギー性鼻炎処置に，優れた安全性プロファイルが示唆するよりも予想以上に高いレベルの効力を示す 。」（５欄３０行～６欄１９行）「モメタゾンフロエートは…水性懸濁液の形態で，…投与され得る。本発明の水性懸濁液組成物は，モメタゾンフロエートまたはモメタゾンフロエート一水和物…を水および他の薬学的に受容可能な賦形剤と混合することにより調製され得る。国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ９１／０６２４９，特にモメタゾンフロエート一水和物およびそれを含有する水性懸濁液の調製に関する実施例１～５を参照のこと。本発明の水性懸濁液，懸濁液１ｇあたり約０．０１～１０．０ｍｇ…のモメタゾンフロエート一水和物を含有する。…

　…アレルギー性…鼻炎を処置するための上気道流路または下気道流路のアレルギー性…疾患の処置のために，水性懸濁液…として投与され得る，実質的に非系統的な生物学的に利用可能なモメタゾンフロエートの量は，単回または分割用量において，約１０～５０００マイクログラム（「ｍｃｇ」）／日…の範囲である。

　アレルギー性および非アレルギー性鼻炎を処置する場合，モメタゾンフロエートの水性懸濁液は…鼻腔内投与し得る。…効力は，一般的に，鼻腔の症状…の減少によって二重盲検の様式で評価される。…」（８欄２６行～９欄３７行）「モメタゾンフロエート（モメタゾンフロエート一水和物の水性懸濁液の形態で鼻腔内投与される）を，季節性アレルギー性鼻炎の患者を処置するのに使用した。…いくつかの第Ｉ相試験は，モメタゾンフロエート一水和物の水性鼻腔スプレー懸濁液処方物を用いて完了した。無作抽出，第三者盲検，プラセボコントロールを用いる，上昇単回用量の安全性および耐性研究において，水性鼻腔スプレー懸濁液処方物を８名の健康な男性ボランティアに投与した。投薬を午後１１時に行い，そして以後２４時間の間，血漿中コルチゾル濃度を測定した。プラセボと比較して，１０００ｍｃｇ，２０００ｍｃｇ，および４０００ｍｃｇ用量におけるモメタゾンフロエートは，血漿中コルチゾルプロファイル曲線下の２４時間領域（ＡＵＣ ０－２４）に有意な影響を与えなかった。

　追跡多用量研究において，４８名の正常な男性ボランティアを，…パラレルグループ研究に登録した。それぞれの４つのグループの１２名のボランティアは，２８日間以下の処置の１つを受けた：Ａ）モメタゾンフロエート一水和物の水性鼻腔内スプレー懸濁液処方物，４００ｍｃｇ／日；Ｂ）モメタゾンフロエート一水和物の水性鼻腔内スプレー懸濁液処方物，１６００ｍｃｇ／日；Ｃ）鼻腔内へのプラセボ；Ｄ）経口用プレドニソン，１０ｍｇ／日。すべての処置を毎朝１回の投与として行った。…プラセボと比較して，２つの用量のモメタゾンフロエート水性鼻腔スプレー処方物は，いずれもコルチゾル分泌における何らの変化とも関連しなかった。さらに，鼻腔スプレー処方物として２００ｍｃｇの３Ｈ－モメタゾンフロエートを用いる単回用量の吸収，排泄および代謝研究を６名の正常な男性ボランティアで行った。全身的な吸収（尿排泄に基づく）を３Ｈ－モメタゾンフロエートの静脈内投与された用量と比較した場合，８％であった。血漿中放射能のレベルが定量限界より低かったため，代謝物プロファイリングによって親薬物の血漿中濃度を決定できなかった。これらのデータは，モメタゾンフロエートの実質的に１％未満のバイオアベイラビリティに一致する。本明細書中下記の表１および表２を参照のこと。用量変化の，安全性および効力研究において，モメタゾンフロエート水性鼻腔スプレー処方物を，５０ｍｃｇ／日，１００ｍｃｇ／日，２００ｍｃｇ／日，８００ｍｃｇ／日の用量で，またはプラセボを，季節性アレルギー性鼻炎の４８０名の患者へ４週間投与した。…統計的分析の結果は，すべての用量のモメタゾンフロエートはプラセボと比較して効果的であることを示した。これらの結果は，季節性アレルギー鼻炎の患者への鼻腔スプレーとしてのモメタゾンフロエートの水性懸濁液の投与は有効であり，全身的な副作用の能力をほとんど有さず良好に耐性であることを示し，そしてこれらの結果は，モメタゾンフロエートの低い経口バイオアベイラビリティと一致する。」（１３欄４３行～１４欄４８行）「…「アレルギー性鼻炎または季節性アレルギー性鼻炎の処置における作用の迅速な開始」は，中程度の開始でモメタゾンフロエート鼻腔スプレーで処置したアレルギー性鼻炎の患者は，プラセボ鼻腔スプレーで処置したアレルギー性鼻炎患者の７２時間と比較して，総鼻腔症状スコアが約３日（３５．９時間）でベースラインから中度のあるいは完全寛解へ臨床的かつ統計的に有意に減少することを意味する。これらの結果は，無作為抽出，二重盲検，多施設の，プラセボコントロールを用いる，パラレルグループ試験において得られ，モメタゾンフロエート鼻腔スプレーの投与の開始と，季節性アレルギー性鼻炎の症状がある患者の総鼻腔症状スコアにより測定される臨床的効力の開始との間の期間を特徴付けた。研究は１４日間継続した。２０１名の患者からのデータを分析に使用した。

　…臨床的評価

　…各患者に，モメタゾンフロエートの水性懸濁液またはプラセボのいずれかを含む計量鼻腔ポンプスプレーボトルを与え…患者に薬物（モメタゾンフロエート５０ｍｃｇ／スプレー）またはプラセボをそれぞれの外鼻孔へ１日１回２スプレーずつ，毎朝送達するように通知した。…

　結果 主要な効力の結果は，モメタゾンフロエート鼻腔スプレーグループおよびプラセボグループについての寛解の開始時間…の生存分析 …に基づく。…

　２０１名の患者からのデータを生存分析に用いた。モメタゾンフロエート鼻腔スプレーグループには１０１名の患者，およびプラセボグループには１００名の患者がいた。…

　生存分析の結果は，プラセボグループの７２時間に比較して，モメタゾンフロエート鼻腔スプレーグループは３５．９時間の寛解の中央の開始時間を有したことを示唆した…。２つのグループの生存分布のプロットから，プラセボグループにおいて増加する期間を伴う…やや寛解または寛解せずと報告した割合は，モメタゾンフロエート鼻腔スプレーグループと比較してより高かったことが認められた。対数－ランク（ｌｏｇ－ｒａｎｋ） を使用すると，データは，２つの処置グループの間の統計上の有意な差異を示した（ｐ値＜０．００１）。

　朝および夜の平均した日記データの分析は，モメタゾンフロエート鼻腔スプレーグループについてのベースラインからの鼻腔症状の総スコアの減少（１５日間の平均について）は，プラセボグループでの減少よりも統計上有意に高いことを示した。」（１４欄４９行～１７欄３９行）「薬物代謝／臨床的薬理学的研究

　各グループに６名の正常な男性ボランティアを有する６つのグループに，トリチウム標識モメタゾンフロエート（「３Ｈ－ＭＦ」）を…投与することによって薬物代謝および臨床的薬理学的研究を実施した。血液および尿サンプルを，全薬物（代謝物を含む）の測定のために回収した。

　…これらの研究の目的は，溶液としておよび一水和物の水性懸濁液として経口嚥下による投与後，標準計量用量吸入器（ＭＤＩ）および間欠装置を含有する計量用量吸入器（Ｇｅｎｔｌｅｈａｌｅｒ）からの懸濁液として経口吸入による投与後，鼻腔スプレーユニットからのモメタゾンフロエート一水和物の懸濁液として鼻腔吸入による投与後，および溶液として静脈内注入による投与後の…３Ｈ－ＭＦ…の吸収，代謝，および排泄を測定することであった。

　…研究デザイン

　６つの処置グループのそれぞれにおける６名のボランティアは，表１に列挙される以下の３Ｈ－ＭＦ投与形態の１つを服用する。

　血漿，尿，…および糞便のサンプルを回収し，そして放射能含量についてアッセイした。血漿中放射能についての定量限界値（ＬＯＱ）は，ＬＯＱが０．０２５ｎ

　ｇ ｅｑ／ｍｌであった鼻腔スプレー処置を除いて，０．１０３～０．１３８ｎｇｅｑ／ｍｌ．の範囲であった。選択された血漿，尿，および糞便サンプルを，代謝物プロファイルを対象に分析した。

　結果

　…薬物動態学－総放射能の平均血漿中濃度（ｎ＝６）を，まとめて図１に示し，そして総血漿中放射能に由来する平均薬物動態学パラメータ（ｎ＝６）は，表２に示される。

　血漿中放射能を有する種々処方後の図１および／または尿の排泄データに説明され，そして表２に示される血漿中放射能と静脈内への処置後の血漿中放射能との比較は，３Ｈ－ＭＦを溶液として経口投与した場合に，薬物由来の放射能が完全に吸収されることを示した。対照的に，経口の懸濁液として，または鼻腔スプレーの懸濁液としての３Ｈ－ＭＦ投与後の薬物由来放射能の全身的な吸収は，用量の約８％であった。…

　放射能は，用量形態および投与の経路に関わりなく，糞便中に優先的に排泄される。尿中の放射能の排泄はそれぞれ，静脈および経口溶液処方物について約２５％であり，…そして鼻腔スプレーおよび経口懸濁処方物の両方について２％以下であった。従ってこれらのデータは，溶液処方物として経口投与された場合，薬物が良好に吸収されるが，懸濁処方物として経口または鼻腔内に投与後は，僅かしか吸収されないことを示す。

　選択された血漿，尿，および糞便抽出物を，代謝産物プロファイルを決定するための放射線フローモニタリングを伴う…ＨＰＬＣ…により分析した。これらの分析の結果は，経口用溶液の投与後，血漿中放射能のほとんどは，…代謝産物と関連していることを示した。３時間の血漿中放射能の約１．５％は，広範な初回通過代謝，および肝臓による迅速な不活性化を示す親薬物に関連していた。対照的に，静脈内投与後，３時間の血漿中放射能の約３９％は，親薬物に関連していた。…一般に，鼻腔および経口経路による懸濁液投与後の放射能の血漿中濃度は，低過ぎて代謝産物の性質付けは成し得なかった。

　…これらの薬物代謝／臨床薬学的研究の結果は以下のことを示す：

　１．３Ｈ－ＭＦを溶液として男性ボランティアに経口投与した場合，薬物由来の放射能は，完全に吸収された。しかし，未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティは，広範な初回通過代謝のため極めて低い（約１％未満）。…

　３．３Ｈ－ＭＦの鼻腔スプレーおよび経口懸濁処方物の投与後，薬物由来の放射能の吸収は約８％であった。

　４．未変化のモメタゾンフロエートの血漿中濃度は，…決定され得なかった。何故なら，総放射能の血漿中濃度が代謝産物の性質付けには低すぎたためであった。５．モメタゾンフロエートは，全ての経路の投与後，広範に代謝された。

　表２に示されるように，３Ｈ－ＭＦ由来の放射能は，全身的な吸収が，経口嚥下懸濁液または鼻腔内吸入懸濁液から（８％）よりも，経口嚥下溶液から（約１００％）の方が高かったことを示唆する。モメタゾンフロエートは，静脈注入による薬物の投与，または溶液投与形態としての経口投与の後，…血漿中に検出可能であったが，経口または鼻腔懸濁液の投与後には，検出され得なかった。同様に，溶液処方物で投与した後の尿への放射能の排泄は，鼻腔スプレーまたは経口懸濁液で投与した後（２％）よりも大きかった（２５％）。尿および糞便中の総回収率または放射能は，それぞれ８７％および７５％であり，放射能のほとんどは，糞便中に排泄されていた。静脈内投与後，排泄された総放射能は７８％であり，２４％が尿中に排泄されており，そして５４％が糞便中に排泄されていた。」（１８欄１１行～２６欄３１行）「表１

　」「表２

　」「第１図

　」

　イ 以上の記載によれば，本件発明の効果として，次のことが記載されているといえる。

　すなわち，まず，治療効果については，１日１回，鼻腔に，モメタゾンフロエート水性懸濁液（モメタゾンフロエート１００μｇ用量）を投与した１０１名のアレルギー性鼻炎患者，及び，プラセボを投与した１００名のアレルギー性鼻炎患者を分析した結果，両者は，統計上の有意な差異を示し，モメタゾンフロエートを投与したグループについてのベースラインからの鼻腔症状の総スコアの減少は，プラセボグループでの減少よりも統計上有意に高いことを示したこと（１４欄４９行～１７欄３９行）が記載されており，アレルギー性鼻炎に対して，１日１回のモメタゾンフロエートの鼻腔内投与で，プラセボとの対比において，治療効果があることが記載されているといえる。

　次に，全身的な吸収及び代謝については，各々６名のボランティアから構成されるグループに対し，３Ｈ－ＭＦを，経口溶液，経口水性懸濁液，鼻腔スプレー懸濁液，静脈内注入溶液等として投与後に回収した血漿，尿，糞便等のサンプルの放射能含量をアッセイしたところ，薬物由来放射能の全身的な吸収が，経口溶液として１．０３ｍｇ（１０３０μｇ）用量を投与した場合には用量の１００％を示したのに対し，経口懸濁液として０．９９ｍｇ（９９０μｇ）用量，又は鼻腔スプレー懸濁液として０．１９ｍｇ（１９０μｇ）用量投与した場合には用量の８％を示すに留まり，かつ，モメタゾンフロエート自体は，経口溶液として投与した場合には血漿中に検出することができたが，経口懸濁液又は鼻腔スプレー懸濁液として投与した場合には血漿中に検出することができなかったこと（１８欄１１行～２０欄３８行，２６欄１７～２４行，表１，表２）が記載されており，経口溶液と比して，経口懸濁液及び鼻腔スプレー懸濁液の方が，モメタゾンフロエートの全身的な吸収が低く，モメタゾンフロエート自体が血漿中で定量限界以下しか存在しないという効果があることが記載されているといえる。

　さらに，全身性副作用については，モメタゾンフロエート一水和物の水性鼻腔スプレー懸濁液を８名のボランティアに投与したところ，４０００μｇ用量を投与した場合でも，プラセボと比較して，血漿中コルチゾルプロファイル曲線下の２４時間領域（ＡＵＣ ０－２４）に有意な影響を与えなかったこと（１３欄４３行～１４欄９行），モメタゾンフロエート一水和物の水性鼻腔内スプレー懸濁液処方物（４００μｇ／日），モメタゾンフロエート一水和物の水性鼻腔内スプレー懸濁液処方物（１６００μｇ／日），鼻腔内へのプラセボ，及び経口用プレドニソン（１０ｍｇ／日）のいずれかの１日１回の投与を２８日間，それぞれ１２名のボランティアに行ったところ，プラセボと比較して，２つの用量のモメタゾンフロエート水性鼻腔スプレー処方物は，いずれもコルチゾル分泌における何らの変化とも関連しなかったこと（１４欄１０行～１４欄２４行）が記載されており，プラセボとの対比において，ＨＰＡ機能抑制に起因する全身性副作用がないことが記載されているといえる。なお，審決は，本件効果２として，「モメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収が実質的に存在しないことにより，所望しない全身性副作用を防げること」を認定し，「代謝後のモメタゾンフロエートの残留量の少なさ」と「全身性副作用の低さ」を同一視しているが，本件優先日の技術常識からすると，代謝後のモメタゾンフロエートの残留量の少なさと全身性副作用の低さの間には因果関係があるものの，代謝後のモメタゾンフロエートの残留量の少なさが直ちに全身性副作用の低さを意味するわけではないし，モメタゾンフロエートが全身に吸収された後に代謝されて形成された化合物自体が副作用をもたらす可能性もあるから，両事項を同一視することはできず，異なる側面を有するものとして評価すべきである。そして，「代謝後のモメタゾンフロエートの残留量の少なさ」は，全身性副作用の低さをもたらすメカニズムの要因の１つではあるが，それ自体が本件発明によって生じる効果の１つであり，また，「全身性副作用の低さ」という効果の前提となる当該「全身性副作用」は，ＨＰＡ機能抑制に起因する全身性副作用以外の種々のものを含むから，「全身性副作用の低さ」という効果は，常に同じ内容を指すものではなく，結局，代謝後の残留量の少なさと全身性副作用の低さの両事項を，本件発明の効果として検討するのが相当である。

　ウ 以上のとおり，本件明細書には，モメタゾンフロエート水性懸濁液が，バイオアベイラビリティの点で経口溶液よりも優れていることは記載されているものの，水性懸濁液では鼻腔スプレーでの投与と経口投与との差はなく，また，溶液では鼻腔スプレーでの投与と経口投与との差は示されず，さらに，治療効果や副作用については，他の部位への投与や他の投与方法の記載はなく，他の部位への投与や他の投与方法と比して，どの程度優れているかについて，明示的な記載はない。もっとも，明示的な記載がなくても，本件優先日において，コルチコステロイド一般又はグルココルチコイド一般に治療効果がないという考え方や，コルチコステロイド一般又はグルココルチコイド一般に副作用があるという考え方が，技術常識として確立されていたのであれば，それとの対比により，当業者は，本件発明に一定の効果がありその程度も予測できないものであることを，本件明細書から読み取れることになる。したがって，以下，この点を，甲１発明及び甲２発明の効果との対比を含めて，検討する。

　(2) 甲１発明

　ア 甲１には，次のとおりの記載がある。

　「ヒト血漿中のモメタゾンフロエート（ＳＣＨ ３２０８８）の直接定量のための競合的エンザイムイムノアッセイ」（４７３頁表題）「未抽出のヒト血漿中のＳＣＨ ３２０８８の測定のための高感度の競合的酵素免疫アッセイ（ＥＩＡ）が開発された。」（４７３頁要約２～３行）「こうして開発されたこのＥＩＡは，アッセイあたり１ｐｇのＳＣＨ ３２０８８を，又はヒト血漿１ｍｌあたり２５ｐｇを，検出できる。それは，５０ｐｇ ｍｌ－１から２．５ｎｇ ｍｌ－１までのヒト血漿中のＳＣＨ ３２０８８を，良好な直線性，正確さ及び精密さで，信頼性をもって定量することができる。」（４７３頁要約６～８行）「モメタゾンフロエート（ＳＣＨ ３２０８８）は，局所的抗炎症活性を有しその一方で視床下部－下垂体－副腎（ＨＰＡ）機能を抑制する潜在能力は最小限にしか示さない，合成のコルチコステロイドである［１，２］。」（４７３頁左欄３～８行）「ＳＣＨ ３２０８８は，喘息及びアレルギー性鼻炎の経口吸入及び鼻腔内吸入による治療のための有望な新薬候補である。ＳＣＨ ３２０８８は有望な生物学的及び薬理学的活性をこれまで示してきたが，当該薬物の非常な低投与量療法によって必要とされる，十分に高感受性で且つ再現性のある分析方法がないために，その代謝，薬物動態学及び毒物動態学は評価されてこなかった。」（４７３頁左欄８～１７行）「放射性標識された材料を用いた研究に基づくと，ＳＣＨ ３２０８８は，雄性ラットへの腹腔内投与後に様々な組織に分布し且つ広範に代謝されるようである（非公表データ）。このため，血漿中の親薬物の濃度はｐｇ ｍｌ－１の領域にあると推定されており，通常のクロマトグラフィー法によっては定量できない。」（４７３頁左欄１７～２５行）「特異性

　抗ＳＣＨ ３２０８８抗血清の交差反応性を，ＳＣＨ ３２０８８－３－ＣＭＯ－ＨＲＰと，種々の構造的に関連付けられるステロイド並びに既知の又は潜在的可能性のあるＳＣＨ ３２０８８の代謝産物，内因性のステロイドホルモン及び一般的なステロイド剤との，競合的結合を試験することにより調べた。表１に示すように，ＳＣＨ ３２０８８－３－ＣＭＯ－ＨＲＰの５０％置き換えのレベルで測定したところでは，有意な交差反応性は観察されなかった。」（４７７頁右欄下から１５～５行）「適用

　臨床サンプル…中のＳＣＨ ３２０８８の分析のためにこのＥＩＡ法が適用された。図５に示されるように，ヒトにおけるＳＣＨ ３２０８８の血漿中濃度は，男性ボランティアへの１ｍｇのＳＣＨ ３２０８８の溶液の経口投与後，３０分（Ｔｍａｘ）にて約１５０ｐｇ ｍｌ－１（Ｃｍａｘ）でピークに達し，次いで急速に下降した。この結果は，このＥＩＡ法がヒト及びおそらく動物における経口投与後のＳＣＨ ３２０８８の薬物動力学の評価に適していることを，明確に実証した。

　図５

　ヒト血漿中のＳＣＨ ３２０８８濃度。健常な男性ボランティアの各々に対し，１ｍｇ ＳＣＨ ３２０８８溶液という１回用量が経口嚥下によって投与された…。示されている各時間に血液サンプルを採取し，血漿をＳＣＨ ３２０８８濃度についてアッセイした。手順は「材料及び方法」に記載してある。」（４７８頁右欄１～１４行，図５，図説）

　イ そして，甲１において，モメタゾンフロエートがＨＰＡ機能抑制の低いコルチコステロイドであることに言及した際に参照した文献１（甲１３）及び文献２（甲１４）には，モメタゾンフロエートを皮膚に局所投与した場合の記載があるのみで，鼻腔内投与の記載がない。もっとも，本件優先日当時，皮膚組織と鼻腔粘膜組織からの薬の吸収性には違いがあると考えられており，鼻腔粘膜の方が吸収されやすいと考えられていた（弁論の全趣旨）。

　また，薬物の研究者が論文で「有望な新薬候補である」と記載する場合，その論文が基礎研究に関するものであれば，新薬の候補として興味深いものを見出したという程度の意味で，実際に投与した際の副作用の程度・内容までは具体的に想定していない場合が多く，他方，その論文が臨床段階の研究に関するものであれば，投与を断念するような重大な副作用が生じないことまでをある程度想定している場合が多いものと解される（弁論の全趣旨）。そして，甲１では，実際に，ヒトである男性ボランティアに１ｍｇのモメタゾンフロエート溶液を経口投与していること，平成５年には日本においてモメタゾンフロエートが承認されている（甲９）ことからすると，平成４年に刊行された論文である甲１は，モメタゾンフロエートに関し，臨床段階の研究が相当程度進んだ状況でのものであるということができる。

　ウ 以上によれば，甲１発明の効果として，次のことが記載されているといえる。

　すなわち，モメタゾンフロエートが，皮膚に対して局所的抗炎症活性を有することを前提に，喘息及びアレルギー性鼻炎の経口吸入及び鼻腔内吸入の治療効果が見込まれることが記載されており，経口吸入のみならず，鼻腔内吸入の方法を用い，アレルギー性鼻炎に対し，プラセボと対比して，一定の抗炎症活性を有するという治療効果を読み取ることができるが，その治療効果の程度は不明である。

　また，モメタゾンフロエートが，雄性ラットの腹腔内投与後に様々な組織に分布し，かつ，広範に代謝されるため，血漿中のモメタゾンフロエート濃度は通常のクロマトグラフィー法によっては定量できないｐｇ ｍｌ－１の領域にあると推定され，一方，男性ボランティアへの１ｍｇのモメタゾンフロエート溶液の経口投与では，血漿中濃度は，３０分（Ｔｍａｘ）にて約１５０ｐｇ ｍｌ－１（Ｃｍａｘ）でピークに達し，次いで急速に下降したことが記載されている。したがって，腹腔内投与及び経口投与されたモメタゾンフロエートが血漿中に留まる量は高いものではなく，しかも，比較的短時間で消失するという効果を読み取ることができるが，鼻腔内投与した場合の記載はなく，その場合の全身的な吸収及び代謝がどのようなものになるかは不明である。

　さらに，モメタゾンフロエートは，喘息及びアレルギー性鼻炎の経口吸入及び鼻腔内吸入によって，十分な治療効果を有するだけでなく，副作用についても実用化できる程度の小さいものであることが記載されていると読み取ることができる。ＨＰＡ機能を抑制する潜在能力は最小限にしか示さないことが記載されている部分の参考文献は，皮膚に局所投与した場合のことしか言及していないが，甲１の全体の文脈では，他の投与方法であっても，ＨＰＡ機能を抑制するおそれが十分小さく，ＨＰＡ抑制に起因する全身性副作用のおそれもまた少ないという効果を読み取ることができる。もっとも，具体的な副作用の程度は不明である。

　(3) 甲２発明

　ア 甲２には，次のとおりの記載がある。

　「フランカルボン酸モメタゾン一水和物，その製造法および医薬組成物」（１頁表題）「フランカルボン酸モメタゾンは，炎症状態の処置に有用であることが知られている。」（１頁右欄８～９行）「特に興味深いことは，フランカルボン酸モメタゾン一水和物の水性懸濁液組成物を，例えば鼻から投与することである。本発明の水性懸濁液は，１ｇの懸濁液中に０．１から１０．０ｍｇのフランカルボン酸モメタゾン一水和物を含みうる。」（３頁左上欄２１～２３行）「実施例３

　以下にしたがって，フランカルボン酸モメタゾン一水和物の鼻腔投与用水性懸濁液を製造した。

　成分 濃度 バッチ例

　（ｍｇ／ｇ） （ｇ／１２ｋｇ）

　フランカルボン酸 ０．５ ６．０

　モメタソンー水和物

　アビセルＲＣ５９１＊ ２０．０ ２４０．０

　グリセリン ２１．０ ２５２．０

　クエン酸 ２．０ ２４．０

　クエン酸ナトリウム ２．８ ３３．６

　ポリソルベート８０＊＊ ０．１ １．２

　塩化ベンズアルコニウム ０．２ ２．４

　フェニルエチルアルコール ２．５ ３０．０

　純水 十分量添加 １．０ｇ １２．０ｋｇ」（３頁左下欄８～２３行）

　イ 以上の記載によれば，甲２発明は，モメタゾンフロエートの水性懸濁液の鼻腔内投与が，炎症に対して有効であることが記載されており，治療効果があるといえるが，全身的な吸収や代謝及び全身性副作用の有無，程度については，不明である。もっとも，実用化が困難なことが想定されているとは解されない。

　(4) 甲３発明ないし甲５発明

　ア 甲３には，次のとおりの記載がある。「鼻腔内プロピオン酸フルチカゾン その薬力学的及び薬物動態学的性質，及びアレルギー性鼻炎における治療能力についての総説」（７６０頁表題）「プロピオン酸フルチカゾンは，全身的効果の低い，強力な局所的抗炎症コルチコステロイドである。」（７６１頁３～４行）。「その全身的利用性が最小限であることと整合して，４ｍｇ／日までの投与量の鼻腔内プロピオン酸フルチカゾンは，副腎抑制を引き起こさない。」（第７６１頁第１３～１４行）「こうして，大規模臨床試験からの初期データに基づくと，１日１回投与されるプロピオン酸フルチカゾンは，季節性及び通年性のアレルギー性鼻炎の患者における効果的且つ手軽な治療上の選択肢を提供しており，またその経口バイオアベイラビリティが低いという点で顕著である。」（７６１頁１５～１７行）「多数の患者を用いた大規模な，プラセボを対照においた試験が，季節性アレルギー性鼻炎の大人及び子供の双方において，鼻腔内プロピオン酸フルチカゾン２００μｇ／日の有効性を確立した。更に，１０００名を超える患者を用いた５つの試験によれば，１日１回投与での２００μｇ／日のプロピオン酸フルチカゾンは，１００μｇずつ１日２回投与するのとほぼ等しい有効性を有する。」（７６２頁２～５行）「プロピオン酸フルチカゾン鼻腔内スプレーの各１００ｍｇは，微細な薬物の保存剤含有水性懸濁液として処方化された当該活性物質５０μｇを含有している。このスプレーは，手で圧すことにより操作される定量噴霧ポンプを介して投与される。季節性アレルギー性及び通年性アレルギー性並びに非アレルギー性の鼻炎の予防及び治療のためのプロピオン酸フルチカゾンの推奨投与量は，成人及び１２歳より上の子供において，１日１回各鼻孔内に１００μｇ（２回噴霧）ずつである。」（７７２頁右欄下から３行～７７３頁左欄７行）

　イ 甲４には，次のとおりの記載がある。

　「４００μｇの朝１回，又は２００μｇの１日２回朝夕，４週間の投与としての鼻腔内ブデソニドの有効性と認容性を評価するために，症状を示すアレルギー性鼻炎を有する３４２名の患者において，無作為化された，平行群での，二重盲検多施設試験を実施した。両治療は共に，季節性アレルギー性鼻炎の諸症状を改善した。」（５０７頁２～６行）「群間の差は統計学的に有意でなかった。」（５０７頁１０～１１行）「両治療は，等しく十分な認容性があり副作用は報告されなかった。」（５０７頁１６～１７行）

　ウ 甲５には，次のとおりの記載がある。

　「通年性アレルギー性鼻炎を有する３０５名の成人及びより高齢の通院患者での，鼻炎症状の緩和におけるトリアムシノロンアセトニドの１日１回，１１０μｇ，２２０μｇ及び４４０μｇの鼻腔内エアロゾルの安全性と有効性をプラセボに対して評価するために，無作為化された，二重盲検での，プラセボ対照をおいた平行群での試験を，１１施設で実施した。」（３２９頁１～４行）「この試験の間，特筆すべき副作用も臨床検査上の異常も認められなかった。鼻腔内トリアムシノロンアセトニド２２０μｇと４４０μｇは，１日１回，１２週間にわたって使用されたが，通年性アレルギー性鼻炎の治療につき，プラセボより臨床的及び統計学的に優れていた。」（３２９頁９～１２行）

　エ 以上の記載は，甲３発明ないし甲５発明が，プロピオン酸フルチカゾン，ブデソニド，トリアムシノロンアセトニドといった他のコルチコステロイドにおいては，１日１回の鼻腔内投与で，十分な薬理作用があり，副作用も見られないという効果を有することを示すものである。

　もっとも，本件優先日において，コルチコステロイド全般はもちろんのこと，グルココルチコイドであれば，一般的に同様の状態での投与や投与回数で同様の効果や副作用になるという技術常識や，他のコルチコステロイドから同様の効果や副作用を推測できるという技術常識はないから，甲３発明ないし甲５発明の効果は，モメタゾンフロエートを使用した場合に当然生じる効果を示すものとはいえない。

　(5) 本件発明の効果との対比

　ア アレルギー性鼻炎に対する治療効果

　上記のとおり，本件明細書には，本件発明に関し，水性懸濁液の投与とこれ以外の他の形態（例えば，溶液）で投与した場合との対比や，１日１回の鼻腔内投与とこの投与回数及び形態を変えた場合との対比はなされておらず，単にプラセボとの対比による効果の有無しか記載がない。そして，本件優先日当時の技術常識を踏まえると，水に難溶性の薬物の水性懸濁液は，他の溶媒を用いた溶液よりも，粘膜から吸収されにくいということはできるが，それだけでは，治療効果の具体的な違いは把握できないし，また，他の形態で投与した場合や異なる投与回数の場合の治療効果がどの程度であったかを読み取ることも，困難である。

　他方，甲１発明及び甲２発明においても，アレルギー性鼻炎に対する一定の治療効果が期待されることは上記のとおりである。

　そうすると，本件明細書の記載からは，甲１発明や甲２発明よりも，本件発明１が，治療効果の点で優れているかどうかを理解することは困難といわざるを得ない。

　イ 全身的な吸収及び代謝

　本件明細書には，本件発明に関し，経口溶液と比して，鼻腔スプレー懸濁液の方が，モメタゾンフロエートの全身的な吸収が低く，モメタゾンフロエート自体が血漿中で定量限界以下しか存在しないという効果があることが記載されているが，経口懸濁液と同程度の効果があることの記載しかない。そして，技術常識を踏まえても，他の形態で投与した場合（例えば，溶液の形態での鼻腔内投与）や異なる投与回数の場合の全身的な吸収及び代謝がどの程度であったかを推認することは困難である。

　他方，甲１発明において，腹腔内投与及び経口投与後のモメタゾンフロエートの血漿中の量は高くなく，比較的短期間で消失することは理解できるが，鼻腔内投与の場合における全身的な吸収及び代謝の程度は全く不明といわざるを得ない。甲２発明は，水性懸濁液を鼻腔内に使用した発明であるが，本件優先日において，少なくとも，鼻腔内投与の場合にモメタゾンフロエートの全身的な吸収や代謝後の残存が常に高いという技術常識はない。

　そうすると，本件明細書の記載からは，甲１発明や甲２発明よりも，本件発明１が，全身的な吸収及び代謝の点で優れているかどうかを理解することはできないといわざるを得ない。

　ウ 全身性副作用

　本件明細書には，本件発明に関し，プラセボとの対比において，ＨＰＡ機能抑制に起因する全身性副作用がないことが記載されているだけで，他の形態（例えば，溶液）で投与した場合との対比や，投与回数を変えた場合との対比はなされていない。そして，当事者の技術常識を踏まえても，他の形態で投与した場合や異なる投与回数の場合の副作用がどの程度であったかを読み取ることは困難である。

　他方，前記(2)及び(3)のとおり，甲１発明及び甲２発明において，モメタゾンフロエートは，経口吸入及び鼻腔内吸入をしても，実用可能な程度の副作用しかないといえるし，本件優先日において，少なくとも，モメタゾンフロエートの全身的な吸収が必ず高いという技術常識はない。

　そうすると，本件明細書の記載からは，甲１発明や甲２発明よりも，本件発明が，全身性副作用の点で優れているかどうかを理解することはできないといわざるを得ない。

　エ 以上によれば，本件発明には，薬としての一定の治療効果を有し，実用可能な程度の副作用しかないことは認められるとしても，本件発明の当該効果が，甲１発明及び甲２発明の効果とは相違する効果であるということはできないし，また，本件明細書上，それらの効果とどの程度異なるのかを読み取ることができない以上，これをもって，当業者が引用発明から予測する範囲を超えた顕著な効果ということもできない。よって，この点に関する審決の判断には誤りがある。

　オ 審決は，甲１及び甲２には，１日１回の投与の記載がなく，治療効果の程度についての記載もなく，本件発明の治療効果を予測できないと判断した。しかしながら，甲１発明及び甲２発明において，一定の治療効果が認められながらその程度についての記載がない以上，当該効果が本件発明の効果よりも明らかに劣るものと認められない限り，本件発明の効果が顕著なものであるとはいえないはずである。審決は，甲１及び甲２の治療効果の程度についての認定をせずに，本件発明の効果がこれを格別上回ると判断したものであって，論理的に誤りがあるといわざるを得ない。

　また，審決は，皮膚に適用した場合の全身性副作用について開示する甲１から，鼻腔粘膜に投与された際の全身性副作用の大きさを予測できないと判断したが，本件発明の効果と甲１発明の効果を同質であると認めた以上，甲１発明において，鼻腔粘膜に投与した際の全身性副作用の方が，皮膚に投与した際と比して常に優れたものといえない限り，本件発明の効果が顕著なものとはいえないはずであり，この点についても，審決に論理的な誤りがあるといわざるを得ない。

　さらに，審決は，本件発明について，甲１発明で示された最小限の全身性副作用よりも低いレベルの全身性副作用しかないから，顕著な効果があると判断したが，この審決の判断には，前記(1)イのとおり，モメタゾンフロエートの全身性吸収及び代謝後の残存量の問題と全身性副作用の有無の問題を同一視した点において誤りがある。その上，皮膚へ投与する甲１発明と鼻腔に投与する本件発明において，投与される組織の相違による吸収性の違いがあるからといって，甲１発明の全身性副作用が実用化できない程度に強いとは当然にはいえないはずであり，この点について効果の顕著性を認めた審決の判断にも，論理的な誤りがある。しかも，水性懸濁液のモメタゾンフロエートの全身性吸収の低さ及び代謝後の残存量の少なさは，本件発明と同様，水性懸濁液の鼻腔内投与を行う甲２発明が有するはずであり，甲２発明の副作用の程度が開示されていないとはいえ，審決が，甲１発明と甲２発明を組み合わせて薬として実用化可能な本件発明の構成を想到できたとする以上，この組合せと比して本件発明の効果が顕著なものであるか否かについて検討する必要がある。しかしながら，審決では，甲１発明との対比しかなされておらず，検討が不十分であったといわざるを得ない。

　(6) 被告の主張に対する判断

　ア 被告は，新薬の有効性を科学的に明らかにするための実験方法としては，プラセボと比較することが合理的と考えられており，医薬組成物の臨床的有効性はプラセボとの比較で確認することがよく行われているから，プラセボと比較した審決の効果の認定には誤りはなく，他の薬剤とモメタゾンフロエートの効果を比較する必要はないと主張する。

　確かに，医薬組成物の臨床的有効性はプラセボとの比較で確認することが慣用されてはいるものの，これは，単純に薬としての治療効果があるかを実証するためにすぎない。本件で問題とされているのは，本件発明と甲１発明及び甲２発明等とを比較した場合の効果の差の存否とその程度であるが，甲１発明についても，アレルギー性鼻炎に対して，プラセボよりも抗炎症活性を有するといえる以上，プラセボとの比較により本件発明の有効性を確認しただけでは，当業者の技術常識に基づいて予測される範囲を超えた顕著な効果を有するとまではいえない。被告の主張は失当である。

　イ 被告は，甲１には，モメタゾンフロエートのアレルギー性鼻炎に対する治療効果の程度（強度及び持続性等）については記載がなく，当業者は，本件発明が大人と小児の両方について安全に処置できることについては予測できず，さらに，甲１には，鼻腔投与されるモメタゾンフロエートの懸濁液についての代謝，薬物動態，毒物動態については開示されておらず，鼻腔投与されるモメタゾンフロエートの懸濁液の全身性バイオアベイラビリティや副作用の程度についても知ることはできないと主張する。

　まず，上記の主張のうち，本件発明の小児に対する効果は，本件明細書に基づかない主張であるから，失当である。

　そして，確かに，甲１には，モメタゾンフロエートのアレルギー性鼻炎に対する治療効果の強度や持続性等の具体的な記載はなく，また，鼻腔投与されるモメタゾンフロエートの懸濁液についての代謝，薬物動態，毒物動態についての記載はないが，他方，前記(2)のとおり，甲１には，一定の抗炎症活性が開示されるとともに，男性ボランティアに対する経口投与例などが記載され，本件優先日当時の技術常識を踏まえると，アレルギー性鼻炎に対して，一定の治療効果を有するとともに，実用化可能な程度の副作用しかないという効果を読み取ることができる。被告の主張は理由がない。

　ウ 被告は，化学構造とコルチコステロイドの全身性効果との間には，多くの場合，相関関係が存在せず，仮に，モメタゾンフロエートが分類されるグルココルチコイドに限定したとしても，グルココルチコイドであれば，化学構造の違いに関わらず同等の特性を有することの技術常識は存在せず，グルココルチコイドの対象となる炎症は，アレルギー性鼻炎のみならず，様々なものがあり，全てのグルココルチコイドがアレルギー性鼻炎に効くわけではないから，グルココルチコイドにおいて「抗炎症作用」が共通したからといって，本件発明の抗炎症活性は予測できず，このことは，モメタゾンフロエートが２１クロロ基を有するとしても変わりないと主張する。

　しかしながら，この点に関する被告の主張は，引用発明である甲１発明及び甲２発明自体が，モメタゾンフロエートを含有するものであることを看過したものである。被告の主張は理由がない。

　エ 被告は，特定のコルチコステロイドのアレルギー性鼻炎に対する治療効果から，別のコルチコステロイドの特性を予測することはできず，アレルギー性鼻炎に対する特定のコルチコステロイドにおいて，１日複数回に分けた投与であっても１日１回であっても効果が変わらないことが示されているからといって，モメタゾンフロエートが１日１回の用法で効果を有することは予測できず，人に対する長期にわたる複雑な臨床試験により定められるべきものであると主張する。また，被告は，本件優先日当時，アレルギー性鼻炎の治療薬として承認されていた鼻腔内吸入するコルチコステロイドの代表的な用法は，１日１回ではなく，むしろ「１日２回」「１日３回」等の用法も，一般的に用いられていたと主張する。

　しかしながら，特定のコルチコステロイドのアレルギー性鼻炎に対する治療効果から，別のコルチコステロイドの特性を予測することはできないことは，被告の主張するとおりであるとしても，そもそも，甲１発明及び甲２発明は，モメタゾンフロエートを含有するものであるから，コルチコステロイドの種類による効果の違いは問題とならないというべきである。また，投与方法の違いによる治療効果の予測可能性がないとしても，本件明細書では，投与回数を変えた場合との対比はされておらず，モメタゾンフロエートの投与が１日１回であることが，他の投与回数と比較して格別の効果があることを，本件明細書の記載から理解することはできないのであるから，この点を顕著な効果として採り上げて，本件発明の容易想到性を否定する根拠とすることはできない。被告の主張は，本来，相違点に係る構成の容易想到性の判断において考慮されるべき事項であり，失当である。

　オ 被告は，薬物動態等が異なるため，皮膚局所適用について有効性が確認されていても，鼻の炎症の治療にも有効であることが予想できるということにはならず，また，本件優先日当時に承認されていた，グルココルチコイドを含む１９種類の皮膚疾患用抗炎症剤のうち，点鼻薬としても承認されていたコルチコステロイドは２種類のみであり，さらに，アレルギー性鼻炎薬の適応が承認されていたベクロメタゾンジオプロピオネート及びフリニソリドは，皮膚疾患を適応症としないコルチコステロイドであったことからも，皮膚炎に効果があるからといって，アレルギー性鼻炎に対しても有効であるということはできないと主張する。

　しかしながら，皮膚局所適用についての有効性と，鼻炎治療についての有効性が相違するとしても，甲１発明が，モメタゾンフロエートを含有し，アレルギー性鼻炎に対して，プラセボよりも抗炎症活性を有することは，上記(2)のとおりであるから，被告の主張には理由がない。

　カ 被告は，甲２には，鼻腔吸入用のフランカルボン酸モメタゾン一水和物の水性懸濁液組成物が，「炎症状態」の処置にどの程度有用であるのか，副作用の問題はないのかについて何ら示されておらず，また，フランカルボン酸モメタゾン一水和物の水性懸濁液組成物を１日１回投与することについての開示もない以上，これを１日１回投与することによってアレルギー性鼻炎を効果的に処置できることについては示唆も開示もないのであるから，本件発明の治療効果は甲２が有していた効果とはいえないと主張する。

　しかしながら，甲２発明は，モメタゾンフロエートの「水性懸濁液」を鼻腔内投与するとの相違点１に係る構成を開示するものとして引用されたのであり，モメタゾンフロエートの「水性懸濁液」が鼻炎に有効であることは開示されているところ，本件発明の他の構成及びそれに由来する作用は，甲１発明等に開示されているのであり，この点が甲２発明に開示されていないことは，本件発明の顕著な効果を裏付けるものとはいえないから，被告の主張は失当である。

　キ 被告は，本件効果２に関し，甲１には鼻腔吸入した場合の全身性作用の効果について何ら開示がなく，甲１の記載は，モメタゾンフロエートを皮膚に局所適用した場合を意味し，その全身性作用の程度から，鼻腔吸入した場合の全身性作用の程度を推測することはできないから，甲１において，単なる「有望な新薬候補」であるとの記載によって，バイオアベイラビリティや全身性副作用についての効果を予測することはできないと主張する。

　しかしながら，甲１において，モメタゾンフロエートが「有望な新薬候補」であるという意味は，副作用の点での実用性をも考慮したものであることは，上記(2)イ及びウで述べたとおりである。そして，甲１におけるＨＰＡ機能を抑制する潜在能力が最小限にしか示さないという記載についての参考文献では，皮膚への投与についてしか記載されていないとしても，甲１文献全体の文脈は，ＨＰＡ抑制に起因する全身性副作用が少ない効果があることを念頭に置いたものであり，甲１発明は全身性副作用が小さいといえるから，本件発明１の全身性副作用に関する効果が，甲１発明におけるそれと比して，当業者の技術常識に基づいて予測される範囲を超えた顕著なものということはできない。このことは，全身性副作用として，副腎抑制による副作用以外の骨粗鬆症，皮膚萎縮，糖尿病，高血圧等の副作用を含めて考えるとしても同様である。被告の主張は理由がない。

　ク 被告は，本件効果２に関し，本件優先日前，コルチコステロイドの鼻腔内投与の薬剤について全身性副作用がなかったとはいえない状況にあり，また，同じコルチコステロイドに属する化合物であっても，その生理作用や薬理作用は様々であり，これに伴う全身性吸収や副作用の程度も様々であるから，モメタゾンフロエートについて，経鼻投与によりどの程度の全身性吸収がなされるかについては予測がつかないと主張する。また，被告は，モメタゾンフロエートの投与に当たり，全身性副作用を最小限とできる形態を探るための実験を行い，その結果に基づき，本件発明において水性懸濁液を採用したのであるし，剤形により薬理効果や全身性吸収がどの程度となるかはコルチコステロイドによって異なるから，モメタゾンフロエートの溶液と水性懸濁液とで全身性吸収に顕著な差があることは，モメタゾンフロエート以外のコルチコステロイドから予測することは不可能であると主張する。そして，以上から，被告は，モメタゾンフロエートの水性懸濁液を１日１回鼻腔内に投与することにより，血流中の全身的な吸収が実質的に存在せず，所望しない全身性副作用を妨げるという効果は，甲３，５，７，１２及び３２～３５からは予測できないと主張する。

　確かに，甲３，５，７，３２，３３及び３５に記載のコルチコステロイドは，プロピオン酸フルチカゾン（甲３，甲３３），トリアムシノロンアセトニド（甲５），ジプロピオン酸ベクロメタゾン（甲７，甲３２，甲３５）， フルニソリド（甲７）であり，甲１２は，鼻腔内投与されるコルチコステロイドに関する本件優先日当時の当業者の認識が記載されたものであり，甲３４は，鼻アレルギーに対する副腎皮質ステロイド剤の局所療法に関する一般的な記載がなされた文献であるが，いずれにおいても，モメタゾンフロエートを鼻腔内投与した場合の副作用に関して記載されていない。また，同じコルチコステロイドに属する化合物であっても，その生理作用や薬理作用は様々であり，これに伴う全身性吸収や副作用の程度も様々であり，さらに，剤形により薬理効果や全身性吸収がどの程度となるかは，コルチコステロイドによって異なるということは，本件優先日当時の技術常識である。

　しかしながら，これらの事情は，本来，本件発明の相違点に係る構成が容易に想到できるか否かに係る問題であるから，容易想到性の判断において考慮されるべき事項であり，審決は，そのような事情の一部を踏まえて，本件発明が容易想到であると判断したものである。そして，本件明細書には，血漿中コルチゾルプロファイルへの影響について，単にプラセボとの対比しか記載されていないのに対し，甲１発明は，甲３，５，７，１２及び３２～３５の記載を参酌するまでもなく，ＨＰＡ抑制に起因する全身性副作用のおそれが少ないという効果を有するから，本件発明における本件効果２が，甲１発明の効果と対比して顕著なものとまで理解することはできない。

　ケ 被告は，本件効果２に関し，甲１２の記載は，モメタゾンフロエートについて全身性副作用の懸念がなかったことを意味するものではなく，また，甲３，５，７，１２及び３２～３５に接した当業者は，①鼻腔投与のコルチコステロイドの副作用のリスクの可能性，②新たなコルチコステロイドの既存のコルチコステロイドとの等価値性，③代謝，薬物動態及び毒物動態が知られていないモメタゾンフロエートについての検討価値の有無という３つの要素のバランスを少なくとも検討する必要があり，そのような当業者が，本件発明１のバイオアベイラビリティや全身性副作用に関する効果を予測し得たとはいえないと主張する。

　確かに，甲１２は，モメタゾンフロエートについて全身性副作用の懸念がなかったことを記載するものではないが，本件効果２で問題とすべきは，甲１発明と対比した効果の有無及びその程度であるところ，甲１発明において副作用に問題がないという効果が認められるのは前記(2)イ及びウのとおりである。また，甲１発明は，そもそもモメタゾンフロエートを含有するものであるから，モメタゾンフロエートを採用するか否かの観点からの検討を当業者が行う必要はなく，上記①～③についての被告の主張は，失当である。

　３ 結語

　以上のとおり，審決の顕著な効果の判断の誤りがある。

　なお，当裁判所は，本件訴訟において，相違点に係る構成の容易想到性について，審理，判断するものではないところ，本件特許のような，十分な治療効果を有しながら副作用がわずか（又は生じない）とされる実用可能な「薬剤」の特許発明に関しては，その特許無効審判においても，治療効果の維持と副作用の減少（又は不発生）の両立という観点から審理，判断されることが望ましく，例えば，複数ある相違点のうち個々の相違点に限っては想到できるとしても，これらを総合した全体の構成が当該薬剤としての効果等を維持できるものであるか否かが重要であるから，本件審判手続においても，これらの点を念頭に置き，本件訴訟で主張，立証されたものを含め，相違点に係る構成について改めて慎重に審理，判断すべきものといえる。

第６ 結論

　以上によれば，原告の請求は理由がある。

　よって，原告の請求を認容することとして，主文のとおり判決する。

　知的財産高等裁判所第２部

　裁判長裁判官

　清 水 節

　裁判官

　片 岡 早 苗

　裁判官

　新

　谷

　貴

　昭