判例

　１ 原告らの請求をいずれも棄却する。

　２ 訴訟費用は原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

　１ 第１事件

　特許庁が無効２０１５－８０００９５号事件について平成２８年７月５日にした審決を取り消す。

　２ 第２事件

　上記１と同じ。

第２ 事案の概要

　本件は，特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は，訴えの利益の有無，進歩性の有無及びサポート要件違反の有無である。

　１ 特許庁における手続の経緯

第１・２事件被告（以下，単に「被告」という。）は，平成４年５月２８日（国内優先権主張：平成３年７月１日〈以下「本件優先日」という。〉）を出願日（以下「本件出願日」という。）とし，名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について特許出願（特願平４－１６４００９号）をし，平成９年５月１６日，設定登録がされた（甲６５。特許第２６４８８９７号。請求項の数１２。以下，この特許を「本件特許」という。）。

第２事件原告（以下「原告Ｘ」という。）は，平成２７年３月３１日，当時の本件特許の請求項１～５及び７～１２について，特許無効審判を請求した（甲７９。無効２０１５－８０００９５号。以下「本件審判」という。）。第１・２事件被告補助参加人（以下，単に「被告補助参加人」という。）は，本件審判に，被請求人を補助するため参加を申請し，その許可を受け，第１事件原告は，本件審判に，請求人として参加を申請し，その許可を受けた（弁論の全趣旨）。被告は，平成２７年８月３日付け訂正請求書により，特許請求の範囲の訂正を含む訂正を請求した（甲８０。請求項３，４，７及び８を削除し，請求項１３～１７を加えることにより，訂正後の請求項の数を１３とするもの。訂正後の請求項の数１３。）。

　特許庁は，平成２８年７月５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１４日，原告らに送達された。なお，特許庁は，別件審判（無効２０１４－８０００２２号）の審決の確定によって，被告の平成２６年６月３０日付け訂正請求書による特許請求の範囲の訂正を含む訂正（以下「本件訂正」という。）後の特許請求の範囲及び明細書により特許権の設定の登録がされたものとみなされたため，本件訂正と同内容の前記平成２７年８月３日付け訂正請求書による訂正によって，何ら訂正がされていないことになるから，前記平成２７年８月３日付け訂正請求書による訂正は，特許法１３４条の２第１項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものとも認められないとして，認めず，請求の趣旨は，本件訂正後の請求項１，２，５，９～１２に係る特許は無効にするというものであり，請求人がした本件訂正後の請求項１３，１５～１７に係る特許を無効にするとの補正は，許可しないとして，本件訂正後の請求項１，２，５，９～１２と明細書について判断を行った。

　２ 特許請求の範囲の記載

　本件訂正後の本件特許の請求項１，２，５，９～１２の発明に係る特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである（以下，本件訂正後の本件特許の請求項１，２，５，９～１２の発明を，請求項に対応して，「本件発明１」などと呼称し，本件発明１，２，５，９～１２を総称して「本件発明」ともいう。以下，本件訂正請求書に添付された明細書（甲８１）を「本件明細書」という。）。【請求項１】（本件発明１）

　式（Ｉ）：【化１】（式中，Ｒ１は低級アルキル；Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；Ｒ３は低級アルキル；Ｒ４は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。【請求項２】（本件発明２）

　（＋）－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル］－（３Ｒ，５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸。【請求項５】（本件発明５）

　式（Ｉ）：【化２】（請求項１の式（Ｉ）と同じなので化学式は省略する。）（式中，Ｒ１は低級アルキル；Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；Ｒ３は低級アルキル；Ｒ４はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；Ｘはメチルスルホニル基により置換されたイミノ基；破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）で示される化合物。【請求項９】（本件発明９）

　式（Ｉ）：【化４】（請求項１の式（Ｉ）と同じなので化学式は省略する。）（式中，Ｒ１は低級アルキル；Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；Ｒ３は低級アルキル；Ｒ４はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；Ｘはメチルスルホニル基により置換されたイミノ基；破線は２重結合の存在を，それぞれ表す。）で示される化合物。【請求項１０】（本件発明１０）

　式（ｂ）で示される化合物を，（３Ｒ）－３－（tert－ブチルジメチルシリルオキシ－５－オキソ－６－トリフェニルホスホラニリデンヘキサン酸誘導体と反応させて式（ｃ）で示される化合物を生成させる工程と，【化５】【化６】式（ｃ）で示される化合物のtert－ブチルジメチルシリル基を離脱することにより式（ｄ）で示される化合物を生成させる工程と，【化７】式（ｄ）で示される化合物を還元する工程と，を含む方法によって得られる式（Ｉ）：【化８】（各式中，Ｒ１は低級アルキル；Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；Ｒ３は低級アルキル；Ｒ４はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；破線は２重結合の存在；ｔ－Ｂｕはtert－ブチル；Ｃ＊は不斉炭素原子を，それぞれ表す。）で示される，光学活性体化合物。【請求項１１】（本件発明１１）

　(＋)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－(Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン)－５－イル]－(３Ｒ，５Ｓ)－ジヒドロキシ－(Ｅ)－６－ヘプテン酸のカルシウム塩。【請求項１２】（本件発明１２）

　請求項１に記載の化合物を有効成分として含有する，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤。

　３ 原告らが主張する無効理由

　(1) 無効理由１（甲１を主引用例とする進歩性欠如）

　本件発明１，２，５，９～１２は，甲１（特表平３－５０１６１３号公報）に記載された発明（以下「甲１発明」という。）及び甲２（特開平１－２６１３７７号公報）に記載された発明（以下「甲２発明」という。以下，枝番のある書証は，特に断らない限り，枝番を全て含む。）並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて，特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が容易に発明をすることができた（特許法２９条２項）。

　(2) 無効理由２（サポート要件違反）

　本件発明１，２，５，９～１２は，従来技術に比較して顕著に高活性であったとはいえないから，当業者が本件発明の課題を解決できるものと理解できず，特許請求の範囲に記載された特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号）。

　４ 審決の理由

　審決の理由は，別紙審決書写し記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。

　(1) 無効理由１について

　ア 本件発明１について

　(ｱ) 甲１発明

　「（Ｍ＝Ｎａ）の化合物」

　(ｲ) 本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点

　【一致点】「式（Ｉ）（式中，Ｒ１は低級アルキル；Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；Ｒ３は低級アルキル；破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物」である点【相違点】（１－ⅰ）

　Ｘが，本件発明１では，アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し，甲１発明では，メチル基により置換されたイミノ基である点（１－ⅱ）

　Ｒ４が，本件発明１では，水素又はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオンであるのに対し，甲１発明では，ナトリウム塩を形成するナトリウムイオンである点

　(ｳ) 相違点の判断

　ａ 相違点（１－ⅰ）について

　(a) 甲１発明からの動機付けについて

　甲１発明は，甲１の特許請求の範囲に記載される「式Ｉ

　」において，「Ｒ１」として「不斉炭素を含まぬＣ１～６アルキル」である「イソプロピル」を選択し，「Ｒ２」として「－Ｎ（Ｒ８）２，但し，Ｒ８は独立に，不斉炭素原子を含まぬＣ１～４アルキル」である「メチル」を選択し，「Ｑ」として「Ｑ”」の「Ｑ”ａ」，すなわち，「」を選択し，その「Ｒ３」，「Ｒ４」，「Ｒ５」のうち，二つが「水素」，一つが「フルオロ」を選択し，「Ｘ」として「ビニレン」を選択し，「Ｙ」として「」の「Ｒ６」の「水素」，「Ｒ７」の「カチオン」である「ナトリウムイオン」を選択したものといえる。

　また，甲１発明の化合物は，実施例１ｂ）で得られたものであるから，「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素」を阻害する薬理活性を有することがデータで裏付けられているものである。一方，甲１の特許請求の範囲に記載される式Ｉで示される化合物は，甲１発明と同様の薬理活性を有することが全ての範囲で裏付けられているわけではないが，そのような薬理活性が一応期待される化合物として記載されているものといえる。

　そこで，本件発明１と甲１の特許請求の範囲に記載された式Ｉとの関係をみると，本件発明１は，上記式Ｉの「Ｒ２」として「－Ｎ（Ｒ８）２」を選択し，さらに,「Ｒ８」が甲１発明のように「不斉炭素原子を含まぬＣ１～４アルキル」である「メチル」ではなく，一方の「Ｒ８」としてアルキルスルホニル基（－ＳＯ２Ｒ’；Ｒ’はアルキル基）を選択したものといえるが，このような置換基を選択した化合物は，上記式Ｉの範囲に含まれてはいない。

　そうすると，甲１の式Ｉに含まれない化合物については，「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素活性」を阻害する薬理活性を期待することができるとはいえないから，甲１発明の「ジメチルアミノ基」を，式Ｉの範囲に含まれない選択肢である「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換える動機付けがあるとはいえない。

　(b) 甲２発明からの動機付けについて

　甲２には，「一般式」において，「Ｒ１」として「アルキル」を，「Ｒ２」として「アリール」を，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」で，「Ｒ４」，「Ｒ５」として「アルキル」，「アルキルスルホニル」を，「Ｘ」として「－ＣＨ＝ＣＨ－」を，「Ａ」として 「」で「Ｒ６」として「水素」，「Ｒ７」として「カチオン」を，それぞれ選択肢として含むことが記載され，さらに,「一般式（Ｉ）の殊に好ましい化合物」として，「Ｒ１」として「イソプロピル」を，「Ｒ２」として「フェニル」で「フッ素」で一置換されたものを，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」で，「Ｒ４」，「Ｒ５」として「メチル」，「メチルスルホニル」を，それぞれ選択肢として含むことも記載され，「Ｒ７」として「カルシウムカチオン」を，選択肢として含むことも記載されている。

　甲２の一般式（Ｉ）の化合物も，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供するものであって，甲１の式Ｉの化合物と同様，ピリミジン環を基本骨格とし，そのピリミジン環の２，４，６位に置換基を有する化合物である点で共通するものであって，選択する置換基によっては，両者に含まれる化合物が一部重複することもあるが，甲１の式Ｉの化合物と甲２の一般式（Ｉ）の化合物は，前記ピリミジン環の置換基の選択範囲が全て一致しているわけではなく，それぞれ，別個の化学構造式を有する化合物として特定され，その化学構造式の化合物であることを前提にＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤となり得ることが記載されているものといえる。

　そして，化合物の構造が異なれば，そのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用が同じになるとはいえないから，甲１発明のジメチルアミノ基の上位概念として，甲２の一般式の「Ｒ３」の「－ＮＲ４Ｒ５」が対応するとしても，甲１発明のジメチルアミノ基を甲１に開示のない置換基に，甲２の記載に基づいて置換する動機付けがそもそもあるとはいえない。

　加えて，甲２の一般式（Ｉ）の化合物における「Ｒ１」，「Ｒ２」，「Ｒ３」は，それぞれ極めて多数の選択肢があるところ，少なくとも「Ｘ」と「Ａ」が甲１発明と同じ構造として具体的に実施例として記載されているのは，実施例８の「メチルエリスロ－（Ｅ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［２，６－ジメチル－４－（４－フルオロフェニル）－ピリミド－５－イル］－ヘプト－６－エノエート」（Ｒ３がメチル），実施例１５の「メチルエリスロ（Ｅ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－メチル－ピリミド－５－イル］－ヘプト－６－エノエート」（Ｒ３がフェニル），実施例２３の「メチルエリスロ－（Ｅ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［４－（４－フルオロフェニル）６－イソプロピル－２－フェニル－ピリミド－５－イル］－ヘプト－６－エノエート」（Ｒ３がフェニル）のみであって，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択したものは一つも記載されていない。さらに，「－ＮＲ４Ｒ５」が置換した化合物については，その製造方法もＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の薬理試験も記載されておらず，「－ＮＲ４Ｒ５」において，「Ｒ４」，「Ｒ５」として「メチル」と「メチルスルホニル」という特定の組合せを選択することの記載もない。

　そうすると，甲２に記載される一般式（Ｉ）の「Ｒ３」として，極めて多数の選択肢の中から可能性として考え得る置換基というだけの「－ＮＲ４Ｒ５」で，「Ｒ４」，「Ｒ５」として「メチル」と「メチルスルホニル（ＳＯ２ＣＨ３）」を選択した化合物が，そもそも技術的な裏付けをもって記載されているともいえず，この記載に基づいて，甲１発明の「ジメチルアミノ基」を，「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換える動機付けがあるとはいえない。

　(c) 技術常識に基づく動機付けについて

　甲７，１０，１１の記載からすると，コレステロールは肝臓で大部分が合成され，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤がこのコレステロールの生合成を阻害するものであるから，副作用を考慮して肝臓の選択性が高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を得ようとすることは，本件優先日当時の技術課題として当業者が認識し得るものとなっていたということはできる。

　次に，甲７，２０の記載からは，例外はあるとしても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤において親水性の化合物が，肝選択性を高める可能性があることが示唆されているといえ，肝臓の選択性が高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を得るために，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物を，親水性という指標で評価し，親水性の高い（ｌｏｇＰが２以下の）化合物を選択するという動機付けは本件優先日当時の当業者が認識できたものと一応認めることができる。

　その一方，甲７，２０とも，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がある化合物の親水性を評価したものであるが，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物を親水性とするために，どのような化学構造とすればよいのかについては何ら記載されていない。

　甲９には，対象とする化合物のｌｏｇＰ値を理論的に計算できることと，特定の置換基に対応したπｘ値が示され，合成しようとする化合物の相対的脂溶性などを予測することが可能になることが記載され，ＲとＸを置換基とする芳香族置換体において，Ｘが「３－ＳＯ２ＣＨ３」（メチルスルホニル基）のπｘ値が－１．２６であることが示されているが，化合物を親水性にするためにメチル基をメチルスルホニル基に変換するという化合物の改変手段が記載されているわけではないし，ここで示されるメチルスルホニル基は芳香族環に直接置換されるものであって，ピリミジン環にアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基（－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）を含む）が置換されている本件発明１とは異なる構造のものである。

　そうすると，既にＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性があることが分かっている化合物の親水性を測定し，その中から親水性の高い化合物を選択するという動機付けはあるとしても，甲１発明の特定の置換基を別の置換基に置き換えれば，必ずしもＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を保持するかは分からないのであるから，そもそも，メチルスルホニル基を有する化合物のｌｏｇＰ値が小さくなる（親水性となる）ことのみを根拠として，甲１発明において，親水性とするために，その特定の置換基をメチルスルホニル基と置き換える動機付けがあるとはいえない。

　また，医薬化合物の開発において，特定の薬理活性を有する化合物の構造を少しずつ変えてその作用を調べることが一般的に行われているとはいえるが，化学構造の変化によってどのような薬理作用の変化が生じるかは不明である以上，甲１発明の化学構造を改変して親水性のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤となる化合物を得ようとするのであれば，少なくともＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が保持される範囲内で親水性となる化合物を得るのが自然である。

　甲１６は，ピリジン及びピリミジン置換３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸のラクトンを合成し，ＨＭＧ－ＣｏＡに対する阻害活性について構造－活性の関連性を調査した論文であって，そこには，以下の構造式（略）において，中央の芳香族環（ピリミジン環）の２，４及び６位における置換が強力な生物活性をもたらすこと，６位（Ｒ１）にイソプロピル基を導入すれば生物活性は最大になること，４位（Ｒ２）の極性置換基は４－クロロフェニル及び４－フルオロフェニルが強力な阻害剤となること，２位（Ｒ３）の置換は最適な生物活性のために最も重要で，嵩高のアルキル基の導入のみならずフェニル部分の導入によって力価の顕著な上昇が得られることが記載されている。

　そうすると，甲１６の記載に接した当業者であれば，甲１発明と同様のピリミジン環の６位がイソプロピル基で，４位が４－フルオロフェニル基で置換された化合物の２位の置換基は嵩高いアルキル基やフェニル環が高い阻害活性を示し，甲１の式Ｉの「Ｒ２」として，「不斉炭素原子を含まぬＣ１～C６アルキル」を選択できることと合わせみて，甲１発明の「ジメチルアミノ基」を，アルキル基やフェニル環に置換することはあっても，甲１，１６に何ら記載のない「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換える動機付けがあるとはいえない。また，甲１や甲１６と関係のない甲２の記載に基づいて，その中から「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」を選択することを想起するともいえない。さらに，甲１６には，中央の芳香族環（ピリミジン環）の２位における嵩高の親油性の置換基が合成ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の生物活性に寄与していることが記載されているのであるから，そもそも，甲１発明を親水性にするための置換基や置換部位について何らかの示唆があるものとも認めることができない。

　甲２９は，本件優先日前に存在するメチルスルホニル基を置換基として有する化合物の検索結果が記載され，甲３０にもメチルスルホニル基を置換基として有する化合物が記載されているが，これらはＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であるかも不明であって，また，メチルスルホニル基を置換基とすることでその化合物がどのような性質となるのかも記載されていないから，単に，メチルスルホニル基を置換基として有する化合物が本件優先日前に存在していたからといって，甲１発明のジメチルアミノ基を改変し，そのメチル基をメチルスルホニル基とすることが容易に想到できるわけではない。

　さらに，本件優先日前に頒布されたその他の証拠をみても，メチルスルホニル基とメチル基を置き換えることの技術的意義についての記載すらなく，甲１発明の化合物を親水性とするために，甲１発明の２位の「ジメチルアミノ基」を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」とすることを動機付ける記載は見当たらない。

　そうすると，仮に，甲１発明の化学構造を改変して親水性の化合物を得ることを当業者が想起したとしても，甲１発明の化合物を親水性とするために，特定の位置（ピリミジン環の２位）に存在する「ジメチルアミノ基」の一方のメチル基のみをメチルスルホニル基（アルキルスルホニル基）に置き換え，「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」とする動機付けがあるとはいえない。

　(d) 小括

　したがって，甲１発明において，相違点（１－ｉ）の構成を採用することが当業者にとって容易であったということはできないから，相違点（１－ⅱ）について検討するまでもなく，本件発明１は，甲１発明及び甲２発明並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということはできない。

　ｂ 本件発明1の効果

　本件発明１の効果は，強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す有効な薬剤となる化合物を提供することにあるものと認める。

　一方，甲１には，甲１発明の化合物がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すことが記載されているものの，甲１発明において，ピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」を，式Ｉの範囲に含まれない「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換えた場合に，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がどのようになるか記載がない。甲１には，ピリミジン環の２位を「４－モルホリル基」に置換した化合物も記載されているが，これも甲１の式Ｉの「Ｒ２」として「－Ｎ（Ｒ８）２」を選択し，さらに，「Ｒ８」がその定義にある「双方のＲ８は窒素原子と一緒になって，５－，６－，７－員の随時置換されていてもよい環の部分を形成し，該環は随時ヘテロ原子を含んでもいてもよい（環Ｂ）」から選択されたものであって，「Ｒ２」として式Ｉの範囲に含まれない「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」とした場合に，その活性がどうなるかについては記載がない。

　次に，甲２には，式Ｉの「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択し，「Ｒ４」，「Ｒ５」の選択肢としてメチル，メチルスルホニルが併記されているが，メチル基とメチルスルホニル基が薬理活性として同等の置換基であることを示唆する記載もなく，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物の実施例すら記載されておらず，このような化合物の薬理活性がどうなるかは甲２の記載から予測できるとはいえない。さらに，甲１６には，本件発明１の化合物と同様に，ピリミジン環の６位にイソプロピル基，４位に４－フルオロフェニル基を有する化合物が記載されているが２位の置換はアルキル基かフェニル基であって，「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」は記載がなく，ピリミジン環の６位にイソプロピル基，４位に４－フルオロフェニル基を有する化合物であれば，２位にどのような置換基であっても同様の活性が得られるとはいえない。

　そして，薬理活性は，化合物の構造と密接に関連するものであって，薬理活性を有する化合物の置換基を変化させた場合に，場合によっては，その薬理活性が得られなくなる可能性もあるから，甲１，２，１６のみならずその他の証拠の記載を参酌しても，甲１発明のピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」を，「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換えた化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がどうなるかは当業者が予測し得たということはできない。

　本件発明１のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がメビノリンナトリウムと対比して高いという薬理活性については，本件明細書の記載から推認することができ，かつ，甲３もそのことを裏付けているから，本件発明１の効果を否定することはできない。

　ｃ まとめ

　したがって，本件発明１は，本件出願（優先日）前に頒布された甲１発明（主引用発明）及び甲２発明並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて本件出願（優先日）前に当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。

　イ 本件発明２，５，９～１２について

　本件発明２，５，９～１２も，甲１発明及び甲２発明並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。

　(2) 無効理由２について

　ア 本件発明の課題について

　下記一般式(Ⅰ)「（式中，Ｒ１は低級アルキル，アリールまたはアラルキルでありこれらの基はそれぞれ置換されていてもよい；Ｒ２およびＲ３はそれぞれ独立して水素，低級アルキルまたはアリールであり該アルキルおよびアリールはそれぞれ置換されていてもよい；Ｒ４は水素，低級アルキルまたは非毒性の薬学的に許容しうる塩を形成する陽イオン；Ｘは硫黄，酸素，スルホニル基または置換されていてもよいイミノ基；破線は二重結合の有無をそれぞれ表わす）」で示される化合物は，本件発明１，２，５，９～１１の化合物を包含するものであり，本件発明１の化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が本件発明１２であるから，本件発明１，２，５，９～１１が解決しようとする課題は，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を提供することにあり，本件発明１２が解決しようとする課題は，そのような化合物を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の提供にあるものと認める。

　そして，発明の詳細な説明には，本件発明が「３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリルコエンザイムＡ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）還元酵素阻害剤」に関するものであって，このようなＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として，カビの代謝産物又はそれを部分的に修飾して得られたメビノリン，プラバスタチン，シンバスタチンのほかに，フルバスタチン，ＢＭＹ２２０８９等の合成ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が開発されていることが記載されているが，これら既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤について何らかの課題があることは記載されていないから，本件発明においては，既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であるメビノリン，プラバスタチン，シンバスタチン，フルバスタチン等よりも優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を必要とするものではなく，「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することを課題にするものと認められる。

　イ 判断

　(ｱ) 製造について

　発明の詳細な説明には，本件発明１に包含される「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ,５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」の「カルシウム塩」について，出発原料（ＩＩＩ－３）から「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ,５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸ナトリウム塩」を製造し，それから「（ヘミ）カルシウム塩」とする具体的な製造方法が実施例１，２として記載されている。そして，その出発原料である化合物（ＩＩＩ－３）の具体的な製造方法も参考例１～４として記載されている。

　実施例として具体的に記載されている「（+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ,５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」の「カルシウム塩」は，本件発明１で示される式（Ｉ）のＲ１がメチル，Ｒ２がフッ素により置換されたフェニル，Ｒ３がイソプロピル，Ｒ４がカルシウムイオン，Ｘがメチルスルホニル基により置換されたイミノ基，二重結合が有の場合に当たるが，発明の詳細な説明には，式（Ｉ）の製造方法について一般的な記載があり，本件発明１においてＲ４がＨになる場合の製造方法も記載されている。また，以下の化合物ａ

　「

　」を，出発物質として製造することが記載されており，これは上記化合物（ＩＩＩ－３）に対応するところ，その製造例である参考例１～４の記載を合わせみると，そこに記載された試薬を一部変更することで，式（Ｉ）において，Ｒ１はメチルのみならずその他の低級アルキルも，Ｒ２はフッ素のみならずその他のハロゲンで置換されたフェニルも，Ｒ３はイソプロピルのみならずその他の低級アルキルも，Ｘはメチルスルホニル基のみならずその他のアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基とする化合物を製造できることが当業者に理解できるといえる。

　そうすると，本件発明１の化合物は，発明の詳細な説明の記載に基づいて実際に製造すること，すなわち提供することができると当業者が理解できるといえる。本件発明２，５，９は，本件発明１の式（Ｉ）においてその一部を限定した化合物であるから，本件発明１の式（Ｉ）に示される範囲で製造できる以上，本件発明２，５，９の化合物も製造できることが当業者に理解できるといえる。

　本件発明１０は，特定の製造方法により製造されるものであるが，その一般的な製造方法が発明の詳細な説明に記載されているとともに具体的な実施例も記載されているから，本件発明１０の化合物も製造できることが当業者に理解できるといえる。

　本件発明１１は，上記実施例１，２で実際に製造されている。

　したがって，請求項１，２，５，９～１１の化合物を製造することができると当業者が理解できる程度に発明の詳細な説明に記載されているといえる。

　(ｲ) ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について

　発明の詳細な説明には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の測定方法として，ラット肝ミクロゾーム溶液と［３－１４Ｃ］ＨＭＧ－ＣｏＡ溶液との混液に被験化合物を混ぜてインキュベートした後，薄層クロマト板に展開し，Ｒｆ値が０．４５～０．６０の部分をかきとり，その比放射能を測定することでメビノリンナトリウム塩の相対活性を１００とした場合の相対活性を測定する方法が記載されている。そして，その測定した結果として，「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ,５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」の「ナトリウム塩」である化合物（Ｉａ－１）のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用が，メビノリンＮａの阻害活性を１００とした場合に４４２の相対活性を有することが記載されている。

　発明の詳細な説明に記載されている化合物（Ｉａ－１）は，ナトリウム塩であり，遊離酸やヘミカルシウム塩である本件発明１に含まれるものではないが，薬理の作用機序からみて塩の形態にかかわらず，同様の薬効を発揮すると解されるから，ナトリウム塩と同じく，本件発明１も同様のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すと推認することができ，実際，甲３によると，ヘミカルシウム塩「Ｓ－４５２２」もメビノリンナトリウム塩よりも強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示しているから，上記推認が正しいことを裏付けているといえる。

　また，本件発明１は式（Ｉ）において，Ｒ１は低級アルキル，Ｒ２はハロゲンで置換されたフェニル，Ｒ３は低級アルキルを，Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基を選択した場合の化合物もその範囲に包含するものであるが，これらの置換基は実施例に示されたＲ１がメチル，Ｒ２がフッ素により置換されたフェニル，Ｒ３がイソプロピル，Ｘがメチルスルホニル基により置換されたイミノ基と極めて類似したものであって，化合物（Ｉａ－１）が医薬品となっているメビノリンナトリウムよりも高い活性を有することが示されている以上，化学構造が極めて類似する本件発明１も，同様のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物となると当業者が理解でき，「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有するということができる。

　そうすると，発明の詳細な説明には，本件発明１がその課題を解決できると当業者が理解できる程度に記載されているということができる。

　本件発明２，５，９～１１は本件発明１に包含されるものであるから，同様に，発明の詳細な説明にその課題を解決できると当業者が理解できる程度に記載されているということができる。

　本件発明１２は，本件発明１を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であるから，同様に，発明の詳細な説明にその課題を解決できると当業者が理解できる程度に記載されているということができる。

　ウ 小括

　以上のとおり，本件発明１，２，５，９～１２に記載された特許を受けようとする発明は，発明の詳細な説明に記載されたものでないとはいえないから，本件明細書の特許請求の範囲の記載が平成６年改正前特許法３６条５項１号に適合しないとはいえない。

第３ 被告の本案前の抗弁

　１ 東京高裁平成２年１２月２６日判決（平成２年（行ケ）第７７号無体財産権関係民事・行政裁判例集２２巻３号８６４頁）は，「本件訴えは，原告が請求した，本件特許を無効とすることについての審判請求は成り立たない旨の本件審決の取消しを求めるものであるから，特許法第１７８条第２項の規定により，原告が当事者適格を有することは明らかである。しかし，そのことから当然に原告が本件訴えについて，訴えの利益があるということはできない。即ち，原告の請求に係る本件特許無効審判請求は成り立たないとした本件審決は，形式的には原告に不利益な行政処分ではあるが，審決取消訴訟の訴訟要件としての訴えの利益は右のような形式的な不利益の存在では足りず，本件審決が確定することによりその法律上の効果として，原告が実質的な法的不利益を受け，又はそれを受けるおそれがあり，そのため本件審決の取消しによって回復される実質的な法的利益があることを要するものである。したがって，特許権の存続期間中であれば，無効とされるべき特許発明が，特許され保護を受けることによって不利益を被るおそれがあるとして当該特許を無効とすることにつき，審判請求は成立しないとした審決の取消しを求める訴えの利益が認められる者であっても，当該特許の有効か無効かが前提問題となる紛争が生じたこともなく，今後そのような紛争に発展する原因となる可能性のある事実関係もなく，特許権の存在による法的不利益が現実にも，潜在的にも具体化しないままに，当該特許権の存続期間が終了した場合等には，当該特許の無効審判請求は成立しないとした審決の取消しを求める訴えの利益はないとされるというべきである。」と判示している。

　２ 本件特許権は，平成２９年５月２８日の経過をもって，既に消滅している（乙７６）。

　原告らは，本件特許権存続期間中に，本件特許権の実施行為に相当する行為を行っておらず，被告は損害賠償請求権，告訴権等を有していないことは明らかであるから，原告らの訴えの利益は既に消滅しており，本件訴えは，却下すべきである。３(1) 特許権の有効期間中，禁止権の効力を受けていたことは，審決を取り消しても回復できるものではない。

　審決取消訴訟は，行政事件訴訟の一種であり，行政事件訴訟法上，期間の経過により，処分を取り消すことによって何らの法的利益もない場合，訴えの利益がないとするのは判例，通説である。

　(2) 特許法１２３条３項は，特許権の消滅により，直ちに訴えの利益が失われることがない旨を確認した規定にとどまり，訴えの利益がない場合であっても無効審判，審決取消訴訟を追行できるとする規定ではない。

第４ 本案前の抗弁に対する原告らの主張

　特許権の存続期間が満了した場合であっても，無効審判請求ができることは条文上明らかであり，本件のような薬剤に関する発明について，競業する製薬会社間にその特許の有効性に関して争いがある場合，東京高裁平成２年１２月２６日判決の事案のように，自らが特許の存続期間中に実施し得たという現実的・具体的な可能性がないに等しいコンサルタント業者が特許の有効性について争う場合とは，事案が異なる。

　原告らは，本件特許権の存続期間中，本件特許権の侵害行為と評価されるような実施行為は行っておらず，その意味において，被告が原告らに対して損害賠償請求権や告訴権等本件特許権の侵害を前提とする各種責任追及に関する法的権利を現時点において有していないことは争わないが，本件特許の禁止権の効力を現実的・具体的に受けていたものであり，しかも，その特許の成立に影響を与えたデータについても疑義があるという事案であるから，その特許の有効性に関する審決の取消訴訟において司法判断を受けられるのは当然である。

第５ 原告ら主張の審決取消事由

　１ 取消事由１（進歩性の判断の誤り）

　(1) 動機付けがないとの判断の誤り

　ア 甲１からの動機付け

　(ｱ) 甲１発明の化合物（甲１の実施例１ｂ）の化合物）と本件発明化合物の構造は，下図のとおりであり，その相違点（赤枠部分）は，ピリミジン環の２位のＮ原子の置換基が，メチル基かメチルスルホニル基かだけである（ナトリウム塩かカルシウム塩かの違いもあるが，この違いは，本件発明化合物の進歩性に何ら寄与しない。）。

　- Ca2+

　本件発明化合物（ロスバスタチン）

　(ｲ) 甲１発明の化合物は，ヒト患者で有用性が確認されたコンパクチンの約１２５倍，本件優先日当時コレステロールを低下させる薬剤として販売されていたメビノリン(ロバスタチン)の約１５倍という，優れた in vivo 活性を有する（甲１の１１頁右下欄２１行目～１２頁左上欄６行目に記載されている試験Ｂ（in vivo動物実験試験））。

　したがって，当業者が，甲１発明の化合物をリード化合物とする動機付けがあった。

　(ｳ) 本件優先日当時，副作用を考慮して肝臓選択性の高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を得ようとすることが認識されており，当業者が，リード化合物である甲１発明の化合物の親水性を高めることにより，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の標的臓器である肝臓へ化合物を選択的に移行させるために，親水性の置換基を導入する動機付けがあった。

　そして，本件優先日当時の技術常識を考慮すると，甲１発明の化合物に親水性の置換基を導入するには，ピリミジン環の２位への導入が必然であり，当業者は，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位に親水性の置換基を導入する動機付けがあった。

　すなわち，甲１発明の化合物は，下図のとおりであるところ，ピリミジン環５位のジヒドロキシヘプテン酸は活性に必須のいわゆるファーマコフォアである（甲１５）から，当業者はこの部分の変換は考えない。

　また，ピリミジン環４位のｐ－フルオロフェニル基及び６位のイソプロピル基の組合せで強い活性が得られていること（甲１６の「Ｔａｂｌｅ Ⅰ」の化合物２ｔ～２ｗと２ｒ～２ｓの比較，甲２６，２７，７６），当時開発されていた化合物の多くがこの組合せを有していたこと（甲８）を考えると，当業者は，ピリミジン環の４位及び６位の変換も考えない。

　したがって，当業者は，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位に親水性の置換基を導入する。（破線で囲んだジメチルアミノ基はピリミジン環の２位に結合し，パラフルオロフェニル基はピリミジン環の４位に結合し，ジヒドロキシヘプテン酸はピリミジン環の５位に結合し，イソプロピル基はピリミジン環の６位に結合している。）

　(ｴ)ａ リード化合物を改変する際には，リード化合物の化学構造をできるだけ維持しながら少しずつ改変することが原則であるから（甲５６～５８），甲１発明の化合物のピリミジン環の２位に親水性の置換基を導入することを考えた当業者は，改変による構造変化ができるだけ小さくなるように，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基（ＣＨ３）のみを親水基に置換する。

　ｂ メチルスルホニル基が最も親水性に寄与する置換基であることは公知である（例えば，甲９，２８，５６，５９，６０）から，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基をメチルスルホニル基に置換することは容易である。

　ｃ 甲２の一般式（Ｉ）を考慮すると，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基をメチルスルホニル基に置換することはなおさら容易である。

　すなわち，甲２の一般式（Ｉ）にはＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として，甲１発明の化合物が含まれるので，甲１発明の化合物の改変に甲２を参酌する動機付けは十分にある。甲２の一般式（Ｉ）において，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基のＮ原子の置換基は，６個（アルキル基，アリール基，アラルキル基，アシル基，アルキルスルホニル基，アリールスルホニル基）しか記載がなく，この中から親水性であり，メチル基と比較して分子の大きさの変化が小さいアルキルスルホニル基であるメチルスルホニル基を選択することは，極めて容易である。

　(ｵ)ａ 甲１の一般式Ⅰ及び甲２の一般式(Ⅰ)の関係を模式図で示すと，下図のようになる。

　本件発明化合物は，甲１の一般式Ⅰの範囲に含まれないが，ピリミジン環の４，５，６位がイソプロピル，ジヒドロキシヘプテン酸（又はその閉環体）及びパラフルオロフェニルであり，強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が期待される構造を有する点で甲１発明の化合物と共通する。

　また，本件発明化合物と甲１発明の化合物は，いずれも，高い肝選択性が期待される親水性の置換基をピリミジン環２位に有しており，当該２位の置換基が少なくとも一つのメチル基を有するアミンである点においても共通する。

　したがって，本件発明化合物は，甲１の一般式Ｉの範囲には含まれないものの，一般式Ｉの範囲の外縁に極めて近いところに位置する化合物であるといえる。

　ｂ 特許請求の範囲は，出願時に出願人が特許が欲しいと希望する範囲であって，薬理活性が期待できる範囲とは一致しない。

　本件優先日当時には，いわゆるスタチンというＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の研究が成熟しており，少なくとも，甲１発明のピリミジン環の５位のジヒドロキシヘプテン酸（又はそのラクトン）が活性に必要なファーマコフォアであることが知られていた（甲１５）から，このようなファーマコフォアを有する場合は，特許請求の範囲になくても，その少し外に存在する化合物であれば，当業者は薬理活性を合理的に期待する。

　次のとおり，甲１の特許請求の範囲に記載されている一般式 I の範囲の少し外に存在する化合物が，実際に，本件優先日前に十分強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有していたことが公知であった。

　(a) 本件優先日前に公知であった甲７３に記載された化合物１－５－１６は，ピリミジン環の２位が４－フェニル－フェニルである点で甲１の一般式Ｉの範囲外であるが，４－フェノキシ－フェニルであれば甲１の一般式Ｉの範囲内となることから，甲１の一般式 I の範囲内ではないものの，非常に近い構造を有し，甲１の一般式Ⅰの範囲の少し外に存在する化合物である。

　甲７３では，上記化合物が，医薬品として開発されたＣＳ－５１４（プラバスタチン）と同等以上のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有していることが示されている。

　(b) 本件優先日前に公知であった甲７４に記載された１３ａ～１３ｅ及び１３ｇ～１３ｊの化合物は，ピリミジンではなくピリジンであること以外は，甲１の式 I の範囲内であることから，甲１の一般式 I の範囲内ではないものの，非常に近い構造を有し，甲１の一般式 I の範囲の少し外に存在する化合物である。甲７４では，上記化合物がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することがデータとして示されている。

　ｃ 上記模式図中一点鎖線で囲まれる領域に含まれる多数の化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが確認されており（例えば，甲１６の化合物２ｔ～２ｗ，甲７３の化合物１－５－８，甲７４の化合物１３ｏ），上記模式図中二点鎖線で囲まれる領域に含まれる甲１発明の化合物や甲１の実施例１１ｄの化合物についてもＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが確認されているから，これら鎖線が重なった領域に含まれる本件発明化合物は，甲１の一般式Ｉの範囲外であっても，薬理活性が合理的に期待されるものとすべきである。

　ｄ したがって，甲１の特許請求の範囲になくても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤としてのファーマコフォアを有し，特許請求の範囲の少し外に存在する化合物であれば，当業者は，薬理活性（ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性）を合理的に期待するから，甲１の一般式 I の範囲に含まれない選択肢である「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換えると，「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」という薬理活性を期待できないので，動機付けがないとする審決の判断は誤りである。

　イ 甲２からの動機付け

　(ｱ) 甲２には，次のとおり，一般式（Ⅰ）の化合物全体の製造方法及びＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について記載されているから，「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した一般式（Ⅰ）の化合物について技術的裏付けがあると理解できるのであって，「甲２では，「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物については，その製造方法もＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の薬理試験も記載されていない」旨の審決の認定は誤りである。

　ａ 甲２には，一般式（Ⅰ）の化合物の合成方法が記載されており（１３頁左下欄８行～１９頁右下欄１行），当業者は「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物の合成方法を理解することができる。

　ｂ 甲２には，一般式（Ⅰ）の化合物が，コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度に活性を有することが記載されており（１９頁右下欄２行～１１行），当業者は，「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物が，コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度に活性を有することを理解することができる。

　(ｲ) 次のとおり，本件優先日前の公知文献から，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲の複数の化合物が活性を有することが理解できるので，当業者は，本件優先日当時，甲２を見れば，一般式（Ⅰ）の化合物について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはあると理解できる。

　ａ 本件優先日前に公知であった甲１６には，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲にある化合物であって，「Ｘ」と「Ａ」が甲１発明と同じ構造であり，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤のファーマコフォアであるジヒドロキシヘプテン酸構造を有する化合物として，化合物２ｒ～２ｗが記載されており，これら全ての化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することがデータとして示されている（Ｔａｂｌｅ Ⅰ）。

　また，その製造方法も記載されている（５４頁～５５頁左欄）。

　ｂ 甲２の実施例の化合物であって，「Ｘ」と「Ａ」が甲１発明と同じ構造を有する化合物である実施例８，２３の化合物については，それぞれ非常に近い構造を有する化合物が，本件優先日前に公知であった甲１６，７３～７５に記載されている。

　すなわち，甲２の実施例８の化合物については，甲１６の「Ｔａｂｌｅ Ⅰ」に記載されている化合物２ｒ及び甲７４の表１に記載されている化合物１３ｋが，甲２の一般式（Ⅰ）のＡの部分がメチルエステルからフリーのカルボン酸又はその塩に変わっただけの化合物として記載されており，甲７５の「ＴＡＢＬＥ １」の一番下の化合物が，甲２の一般式（Ⅰ）のＡの部分が甲２の実施例８の化合物のメチルエステルからラクトンに変わっただけの化合物として記載されており，それぞれ，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが示されている。また，甲２の実施例２３の化合物については，甲１６の「Ｔａｂｌｅ Ⅰ」に記載されている化合物２ｖ，甲７４の表１に記載されている化合物１３ｏ，甲７３の化合物Ｉ－５－８が，甲２の一般式（Ⅰ）のＡの部分がメチルエステルからフリーのカルボン酸又はその塩に変わっただけの化合物として記載されており，甲７５の「ＴＡＢＬＥ １」の一番上の化合物が，甲２の一般式（Ⅰ）のＡの部分が甲２の実施例８の化合物のメチルエステルからラクトンに変わっただけの化合物として記載されており，それぞれ，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが示されている。

　これらの公知情報を考慮すると，なおさら，甲２の一般式（Ⅰ）の化合物について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはあると理解できる。

　ｃ したがって，本件優先日前の公知文献を考慮すると，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲の複数の化合物が活性を有することがデータとして示されていると理解できるので，甲２の一般式（Ⅰ）で示される化合物についても，甲１と同様に，その範囲全体がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が一応期待される化合物であると認定すべきである。

　(ｳ) よって，甲１発明の「ジメチルアミノ基」を，甲２の記載に基づいて「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置換して本件発明化合物とする動機付けはある。

　ウ 技術常識からの動機付け

　(ｱ) 技術常識を参酌すると，当業者は，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位に親水性の基を導入し，親水性の基としてメチルスルホニルを選ぶことは，前記ア(ｳ)，(ｴ)のとおりである。

　なお，甲１６には，ピリミジン環の２位に嵩高の親油性の置換基を導入することでＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が向上したことが記載されているが，ピリミジン環の２位に嵩高の親油性の置換基がなければ強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が得られないことは記載されていないから，甲１６の記載は，当業者が甲１発明の化合物のピリミジン環の２位に親水性の基を導入することを妨げない。

　かえって，甲１では，親水性のジメチルアミノ基がピリミジン環の２位に導入されていることから，ピリミジン環の２位に親水性の置換基を導入しても強い活性が得られることは技術常識であったと考えられる。

　また，親水性を付与する基として，メチルスルホニル基は，本件優先日当時公知の置換基であり（甲６０の図６），当業者である創薬化学者が容易に想到した置換基である。

　(ｲ) 本件発明の課題を，「コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」と考えた場合，甲１の記載から，甲１発明は，必ずしもＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を現状維持しなくてもよいと理解できる。

　すなわち，甲１には，甲１発明（実施例１ｂ）の生成物）の in vitro ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害試験と共に，in vivo コレステロール生合成阻害試験の結果が記載されており，それによると，甲１発明（実施例１ｂ）の生成物）のＥＤ５０値は０．０２８mg/kg である一方，メビノリンのＥＤ５０値は０．４１mg/kg，コンパクチンのＥＤ５０値は３．５mg/kg であり，甲１発明は，メビノリンより１５倍（０．４１÷０．０２８＝１４．６），コンパクチンより１２５倍（３．５÷０．０２８＝１２５），in vivo で活性が強いことが理解できる。メビノリンは，ロバスタチンとして，高脂血症薬として本件出願時に既に上市されており，コンパクチンも，ヒトで血中コレステロール値を低下させるのに十分な薬効を有していたことが知られていた（甲１４，２６）ので，もし上記の課題を達成するのであれば，甲１発明はＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を現状維持する必要がなく，１２５倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が低下しても，課題を解決できる。また，化合物の標的組織選択性を高める等，動態を改善すれば，１２５倍より低下しても課題を解決できると理解することができる。

　したがって，阻害活性の現状維持を前提として，甲１発明のピリミジン環２位の置換について，甲１発明のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が現状維持されることは分からないので，甲１発明の化合物のピリミジン環２位の置換の動機付けはないとする審決の判断は誤っている。

　そして，審決は，サポート要件の判断では，「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することという課題を設定して判断している一方で，進歩性の動機付けの判断は，課題の基準である「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度を超える「甲１発明化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が現状維持されること」という基準を設定し，判断しているから，このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当でない。

　エ 小括

　したがって，本件発明１の進歩性を肯定した審決の判断は誤りである。

　本件発明２，５及び９～１２についても同様である。

　オ 被告及び被告補助参加人（以下「被告ら」という。）の主張に対する反論

　(ｱ) 主引例の選択について

　ａ 進歩性は，当業者を想定し，頒布された刊行物に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたか否かを判断するものである（特許法２９条２項，同条１項３号）。

　被告の主張が，文献公知発明であるということだけで，主引例と措定されるべきではなく，それが当業者の開発において現実にベースとされていた事実があって初めて主引例として取り上げることができるという主張であれば，それは，当業者ではなく，現実の開発行為を基準とすべきであるという主張に等しく，特許法２９条１項所定の公知発明に基づいて進歩性の議論をすることとなっている同条２項の立て付けを無視し，進歩性判断の手法に，これまでと異質の解釈を持ち込み，同条に反することになるのではないかと思われる。

　ｂ 原告らは，甲１発明を本件発明化合物と構造上似ていることのみをもって，主引例としているのではない。甲１発明が高い薬理活性が認められる旨，甲１に記載されていることを含めて甲１発明を主引例としている。

　本件発明の属する技術分野は，高コレステロール血症治療薬，具体的には，スタチン系医薬化合物に関するものであり，当業者は，スタチン系医薬化合物を創成することで，有用な高コレステロール血症治療薬を開発するという目的を有している。当業者は，上記目的を有している以上，スタチン系医薬化合物についての本件出願前の全ての公知文献の情報及び同分野の研究者であれば技術常識として知っている事項を自らの知識としている。

　甲１には，実施例１ｂ）の化合物（甲１発明）の in vivo 活性がメビノリンと比較して１５．８倍であることが記載されており，当業者が，生体内での活性の観点から極めて有望な甲１発明化合物に着目するのは当然である。

　したがって，主引例適格性についての被告の理解を前提としても，甲１発明を主引例とすることについて，本件では特段の問題はない。

　(ｲ) ＨＲ７８０は，被告が提出した乙１２によると，ジヒドロキシヘプテン酸（又はそのラクトン）構造が結合する複素環部位の両側の部位にｐ－フルオロフェニル基とイソプロピル基を有しており，かえって，原告らによる従来技術の主張を補強するものである。

　すなわち，本件優先日前に上市又は開発されていた１０個のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤のうち，ＢＭＹ２２０８９（ＢＭＹ２１９５０）及びピタバスタチン（Pitavastatin）を除く７化合物が，ジヒドロキシヘプテン酸（又はそのラクトン）構造が結合する複素環部位の両側の部位にｐ－フルオロフェニル基とイソプロピル基を有していたのであり，本件優先日当時，ジヒドロキシヘプテン酸（又はそのラクトン）構造が結合する複素環部位の両側の部位にｐ－フルオロフェニル基とイソプロピル基を有することで，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮させることが従来技術であった。

　(ｳ) 肝選択性と親水性の相関についての甲７等に基づく被告の主張は，例外的な結果を取り上げているにすぎず，次のとおり，失当である。

　ａ 甲８４（乙１５）から，ロバスタチンやシンバスタチンのようなＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性に必須のジヒドロキシヘプテン酸部分がラクトン体である化合物は，肝臓へラクトン体が効率的に輸送され，そこで代謝されて活性本体であるジヒドロキシヘプテン酸に変換されるので，肝臓選択的に化合物が集積すること，すなわち，ラクトン体であるＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害剤は，生体に投与されると肝臓へ効率よく輸送されるので肝臓選択的となることが理解できるところ，乙１１（及びその参考として構造式が記載されている乙１２）及び１９（甲８５）で試験された化合物は，プラバスタチンのみが（活性体である）ジヒドロキシヘプテン酸構造を有する化合物であり，ロバスタチン，ＨＲ７８０及びシンバスタチンは，いずれも，ジヒドロキシヘプテン酸部分が（プロドラッグである）ラクトン体の化合物であることが理解できる。

　乙１１（乙１２）や乙１９（甲８５）の試験は，ラット生体に投与されたラクトン体であるロバスタチン，ＨＲ７８０及びシンバスタチンがラクトン体であるが故に肝臓へ効率よく輸送され，肝臓選択的になることから，もともと肝臓選択性に対する化合物の親水性の効果を検出できない試験系となっている。

　したがって，乙１１（乙１２）や乙１９（甲８５）に基づき，親水性と組織選択性が相関しないなどとはいえない。

　ｂ 乙１３は，本件優先日前の公知文献ではない。

　ｃ なお，甲７は，甲８３に引用されており，本件発明化合物の発明者自身が甲７を参考に親水性の置換基を導入して本件発明化合物を創製したのであるから，甲７は，本件優先日前の技術常識を構成する。

　(ｴ) 次のとおり，試験により阻害活性の強弱の順番が変わることが本件優先日当時の技術常識である。

　ａ 甲３１の表のデータは，本件発明化合物の発明者が本件発明化合物についての研究を発表した論文(甲８３)から引用されたものであるから，本件優先日前に実施された試験結果であり，本件優先日当時の技術そのものを表している。

　ｂ 甲７と甲８とでは，フルバスタチンとロバスタチンの阻害活性の強弱の順番が変わっており，甲３１と甲７とでは，ブラバスタチンとロバスタチンの阻害活性の強弱の順番が変わっており，甲７と甲１５とでは，ロスバスタチン塩とＢＭＹ－２１９５０の阻害活性の強弱の順番が変わっている。

　ｃ したがって，試験により阻害活性の強弱の順番が変わることは，本件優先日当時，技術常識である。

　(ｵ) 本件出願時公知でなかったサンド社の内部資料等（乙２１～２７）に基づく主張は，失当である。

　(ｶ) 甲１６から「親油性を高めれば阻害活性が顕著に上昇する」と理解できても，そのことが，「親水性とすれば活性が顕著に減少する」という理解にはつながらない。

　例えば，乙１７の「Ｔａｂｌｅ Ⅰ」で，置換基を導入した各化合物について，親油性の指標であるＣＬＯＧＰを求め，親油性の高い化合物から順に並べ，その相対活性（相対（ＣＳＩ）効力）を記載すると以下のようになる。

　相 対(CSI)効 親 油 性 の 高 相 対(CSI)効No. R CLOGP

　力 い順 力の高い順

　30 １－ナフチル 5.166 19.6 1 5

　26 ４－メチルフェニル 4.491 49.0 2 4

　４－フルオロフェニ 3

　25 4.208 62.0 3

　ル

　４－メトキシフェニ 4

　28 4.155 75.8 2

　ル

　29 ベンジル 4.011 12.6 5 6

　10 フェニル 3.992 83.0 6 1

　４－トリルスルホニ 7

　27 2.782 4.5 7

　ル

　上記の表より，ＲがフェニルであるNo.10の化合物から親油性を高めていき，Ｒが１－ナフチルである化合物とするに至るまで，概ね阻害活性が低下すること，すなわち，Ｒがフェニルである化合物から「親油性を高めれば阻害活性が低下する」ことが理解できる。

　もっとも，Ｒがフェニルである化合物（１０）から親水性を高め，Ｒを４－トリルスルホニル（２７）にすると，阻害活性は低下するから，「親水性とすれば阻害活性が上昇する」という理解にはならない。

　「親水性，親油性は相対的な指標であるから，『親油性を高めれば阻害活性が顕著に上昇する』のであれば，逆に『親水性とすれば活性が顕著に減少する』」という被告の主張は，失当である。

　むしろ，甲１には，甲１発明の化合物（実施例１ｂ）の化合物）及び実施例１１ｄの化合物が，ピリミジン環の２位に親水性であるアミンが導入されて，強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮することが示されている（甲１の試験Ａ及び試験Ｂ参照）。

　したがって，甲１６の記載には，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位に親水性の基を導入することの阻害要因は存在せず，むしろ，甲1等を考慮すると，当業者がピリミジン環の２位に親水性の基を導入することを考えるのは当然である。

　(ｷ) 乙１７（甲７６）の化合物は，ピラゾール骨格の化合物であり，ピラゾール環の窒素原子の置換による構造活性相関が乙１７に記載されていても，甲１発明の化合物の改変に何ら示唆を与えない。

　(ｸ)ａ 原告Ｘは，本件審判の請求書（甲７９）において，「甲第２号証の一般式（Ｉ）に記載された置換ピリミジン化合物が技術的裏付けを有しており，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基をメチルスルホニル基で置換した本件発明化合物についても優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用を示すことを当業者は予測するから，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基をメチルスルホニル基に置換する動機付けがある。」旨主張しており，「甲第１６号証に甲第２号証の式（Ｉ）の化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のデータが示されている」ことについても主張しているから，甲１６の薬理活性が確認された化合物が甲２の一般式（Ｉ）の化合物であることを考慮して，甲２の一般式（Ｉ）の化合物が技術的裏付けを有しており，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基をメチルスルホニル基に置換しても活性は維持されるので，そのような置換をする動機付けがあると主張している。

　審決は，この主張に対し，「その製造方法や薬理活性の記載もないものであるから，そもそも，そのような技術的裏付けのない甲第２号証の記載を根拠に，甲１発明の特定の置換基を置き換えることを当業者が想起できるとはいえない」と判断したから，この主張は，審判の審理の対象となっている。

　ｂ 原告らの「本件発明1の化合物も甲１発明の化合物も甲２の一般式（Ⅰ）の化合物の選択発明である」との主張は，化合物の構造活性相関が高いレベルで明らかにされ，実際に活性を有する（メビノリン以上に）類似化合物が相当数知られている場合に，「活性が失われる可能性がある」との前提に立って，動機付けを否定すべきではなく，選択発明の考え方に準じて「合理的に活性があることを期待する」との前提に立ち，動機付けをむしろ肯定すべきであるという意味であり，これを効果の観点からいえば，「活性が失われる可能性がある」との前提に立って，効果が維持されていれば有利な効果があると判断すべきではなく，選択発明の考え方に準じて「合理的に活性があることを期待する」との前提に立ち，引用発明に対して顕著に高い効果があって初めて有利な効果があると判断すべきであるという意味である。

　原告らの主張は，主引例を入れ替えるものではなく，本件審判において，審理の対象となった進歩性の判断基準について問うものである。

　ｃ 原告Ｘは，本件審判の請求書（甲７９）において，「本発明化合物Ｉａ－１（本件発明１の化合物）が従来技術に比較して顕著に高活性であると誤認して，『本件特許発明』を完成し，明細書の発明の詳細な説明を記載した」旨主張しているところ，ここで，「本件特許発明」とは，「無効審判請求に係る請求項に記載された発明」を包括的にいったものである（甲７９の２頁１０行～１１行）から，本件特許の請求項１の化合物全体を含んだものである。

　したがって，原告Ｘは，本件発明１の化合物のうち，本件明細書の化合物Ⅰａ－１のカルシウム塩がサポートされていないという主張しかしていなかったのではなく，本件発明１の化合物全体がサポートされていないとの本件における主張は，主張の追加には該当しない。

　(2) 本件発明の効果の判断の誤り

　ア 甲１及び２から本件発明化合物を想到する動機付けが存在するから，本件発明化合物が進歩性を有するためには，本件発明化合物が，技術常識を参酌して，甲１及び２から予測できない顕著な効果を奏することが必要となるが，そのような顕著な効果は認められない。

　また，本件発明１が甲２の一般式（Ⅰ）の化合物の選択発明であることを考慮すると，なおさら選択した範囲外の化合物に比較して顕著な活性を発揮する必要がある。

　イ 次のとおり，本件発明１の効果を比較すべき対象は，甲１発明の化合物であるから，本件発明１の効果とメビノリンナトリウムの効果を比較して本件発明１の効果を肯定した審決の判断は，誤っている。

　(ｱ) 本件優先日前には，ロバスタチン，シンバスタチン，プラバスタチンといったヘキサヒドロナフタレン骨格を有するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が開発され，上市されており，そのヘキサヒドロナフタレンを他の骨格に変換した多数のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害化合物が公知であった（甲８）。

　本件発明に関するヘキサヒドロナフタレンをピリミジンに変換したＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害化合物についても，本件優先日前に，既に多数の報告があり（甲１，２，１６，７３～７５等），その中でも，甲１発明の化合物は，本件発明１の化合物とその構造が極似しており，その構造上の差異は，ピリミジン環の２位のアミンに結合するのがメチル基（甲１発明の化合物）かアルキルスルホニル基（本件発明１の化合物）だけであった。

　(ｲ) 甲１発明の化合物も本件発明の化合物も，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲に含まれるから，甲２の一般式（Ⅰ）の化合物のいわゆる選択発明（効果が顕著であるかはともかく，化合物が，先願特許明細書の一般式の範囲内にあるが，先願特許明細書には具体的にその化合物が記載されていない場合）である。

　選択発明であれば，本件発明１の化合物がその上位概念を記載する甲２発明に対し進歩性を有するためには，メビノリンナトリウムではなく，少なくとも，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内に存在する具体的な公知化合物であった甲１発明の化合物と対比し，顕著に高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮する必要がある。

　(ｳ) 本件特許権者は，本件出願とほぼ同時期に出願した同一内容の米国出願の出願前に，甲１及び２の存在を知っていたから，本件出願時にも，甲１及び２を知っており，本件発明１の化合物及び甲１発明の化合物が甲２発明の選択発明であることを認識していた。また，本件発明１の化合物が甲２発明より進歩性を有するためには，甲１発明の化合物より本件発明１の化合物が顕著なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮する必要があったことも，認識していた。

　本件特許の権利化は，選択発明であることを本件出願時に認識していたにもかかわらず，知らぬがごとく明細書を作成し，拒絶理由通知での進歩性違反の対応で，信頼性のない高い効果を示すデータを意見書において故意に提出し，甲１発明の化合物に比較して選択発明足り得るような顕著な効果を奏することを示して特許査定を得たと考えられる。

　本件特許登録後，本件発明１の化合物の効果の比較対象が，甲１発明の化合物ではなく，メビノリンナトリウムであるとして効果が認められ，「必ずしも甲１発明より高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用を有する必要がない」と判断されるのであれば，出願明細書において最も構造の近い化合物との効果の比較データを記載しないだけではなく，拒絶理由通知に対する意見書においても信頼性の高いデータに基づいて効果を主張せずに極めて信用性の乏しいデータに基づいて進歩性を主張し，とりあえず特許を得るというやり方を正当化しかねない。

　ウ 次のとおり，本件発明１の化合物をメビノリンナトリウムと対比することが適切であったとしても，本件明細書の記載から，本件発明１の化合物はメビノリンナトリウムと対比してＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が高いことを推認することはできない。

　(ｱ) 当業者は，本件明細書の表４の数値が何を意味しているのか，理解できない。

　本件明細書には，本件発明１の化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の測定方法とその評価結果が記載されており，「本法により測定したメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を１００とした時の本発明化合物の相対活性を表４に示した」（【００４２】）として，表４に，被検化合物の相対活性のデータが示されている。

　本件明細書において具体的に化合物の薬理活性が示されているのは表４しかなく，その中で化合物Ｉａ－１，Ｉａ－３，Ｉａ－５，Ｉａ－７のラット肝ミクロゾームを用いたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が示されているものの，本件発明１をサポートする可能性のある化合物は化合物Ｉａ－１しかなく，表４では，化合物Ｉａ－１がメビノリンナトリウムの阻害活性を１００とした時の相対活性が４４２であることが記載されている。

　しかし，阻害活性は条件，主には化合物濃度により変わるところ，「メビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を１００とした」というだけでは，どのような条件でのメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を１００としたのか，当業者は理解できない。

　例えば，a）ある濃度でのメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を測定し，それを１００として，同濃度での被検化合物の阻害活性の相対値を表４に示したのか，b）複数の濃度のメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を測定し，その結果より阻害率のＩＣ５０値を求め，それを１００として，被検化合物のＩＣ５０値の相対値を表４に示したのか，それ以外なのか，当業者には理解できない。

　そして，例えば，化合物Ａが１ｎＭ，１０ｎＭ，１００ｎＭで，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がそれぞれ１％，５０％，９０％であり，化合物Ｂが，１ｎＭ，１０ｎＭ，１００ｎＭで，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がそれぞれ５％，３０％，５０％であったとした場合，化合物Ａの１ｎＭのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性（１％）を１００とすれば，化合物Ｂの１ｎＭのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性は５％であるから，上記 b)の場合の化合物Ａに対する化合物Ｂの相対活性は５００となる。一方，化合物ＡのＩＣ５０値は１０ｎＭ，化合物ＢのＩＣ５０値は１００ｎＭであるから，上記 a)の場合は，化合物ＡのＩＣ５０値を１００とすれば，化合物ＢのＩＣ５０値の相対活性は１０となる。つまり，上記 a)の場合と b)の場合では，化合物の活性の強弱の順番が逆転することになり，化合物の活性の強弱の順番も一義的に把握できない。

　(ｲ) 本件明細書に記載されたラット肝ミクロゾームを用いた in vitro ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性測定法は，結果にばらつきが生じることが本件出願時に知られており，阻害活性の強弱の順番も変わることが知られていた（甲７，８，３１，３５，７５）から，少なくとも別個独立に同じ実験を複数回実施した結果を示さないと，当業者は，化合物のどちらの阻害活性が強く，どちらが弱いかを理解することができない。表４の結果は１回の測定結果のみである（甲５）から，当業者は，本件明細書の記載から，本件発明１の化合物が，メビノリンナトリウムと対比してＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が高いことを理解することはできない。ピリミジン骨格を有するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害化合物についての特許出願の多くが，その化合物がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することを，本件特許のような肝ミクロゾームを用いた in vitro ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害試験という１種類の試験のみの，しかも１回の試験結果のデータだけで示していない（甲１，７３，７４，７７，７８）ことは，当業者が，化合物間のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の強弱を議論するのであれば，その試験結果がばらつくことを考慮して，本件出願当時，１種類の１回のみの試験系での結果では足りず，複数の種類の試験の結果をデータとして示す必要があると認識していたことを裏付けている。

　エ 次のとおり，甲３は，本件発明１が顕著な効果を有することを裏付けていない。

　(ｱ) 明細書から理解できないことを出願後に出された文書から参酌することはできないので，「甲３は，本件発明１が顕著な効果を有することを裏付けているから，本件発明１の効果を否定することはできない」とする審決の判断は誤っている。

　(ｲ) 甲３のＳ－４５２２（本件発明１）とＳＤＺ－６５１２９（甲１発明）のデータは，甲５の測定１～３の結果をまとめたものであること，このデータは平成８年８月１日までに得られたことが理解できるところ，甲３及び甲５には，本件明細書の化合物Ｉａ－１は，甲１の実施例１ｂ）の化合物より，約２倍しか in vitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強くないことが記載されている。約９倍強いことは記載されていない。

　本件特許権者は，甲１を引用文献とする新規性違反，進歩性違反の拒絶理由に対して，平成８年８月１２日に補正書及び意見書を提出して，新規性及び進歩性違反を解消し，特許査定を得ているところ，上記意見書では，本件明細書の化合物Ｉａ－１が甲１の実施例１ｂ)の化合物より，in vitro ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が約９倍も強く，格段に優れていることが主張されている。

　本件特許権者は，上記意見書提出時，信頼性がある結果であると認識していたはずの約２倍強いとする実験結果を提出せず，約９倍強いという実験結果を提出して，本件発明１の化合物の顕著な効果のみを主張して（構造に係る主張はしないで），進歩性違反の拒絶理由を解消したのであるから，顕著な効果とは，甲１発明の化合物に比較し「約２倍強い」ではなく「約９倍強い」ことであると事実上自認しているといえ，今になって「約９倍強い」ことが顕著な効果ではなく，「約２倍強い」でも顕著な効果を奏すると主張することは，禁反言により許されず，信義則に反する。また，本件特許権者は，上記意見書提出時には，本件発明１が甲２発明の選択発明として顕著な効果を示さないと特許性が確保できないことを知っていたのであるから，それに足るべき顕著な効果を主張したと考えられ，なおさら，上記主張をすることは，禁反言により許されない。

　オ 次のとおり，本件発明１が顕著な効果を奏することは，本件明細書に記載がない。

　(ｱ) 本件発明１の化合物と構造が非常に近い甲１発明の化合物は，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１の範囲外に存在する化合物であるが，甲８の表１に記載されたメビノリンナトリウムのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０６８μＭ）と，甲１の試験Ａの結果であるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０２６μＭ）とを考慮することにより，甲１発明の化合物はメビノリンナトリウムと比較して２．６倍ラット肝ミクロゾームを用いた in vitro ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いと推測できた。

　また，甲１６の化合物２ｔ，２ｕ，２ｖ及び２ｗは，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１の範囲外に存在する化合物であるが，メビノリンナトリウム（甲１６の化合物１ｂ）と比較して２．６倍～８倍，ラット肝ミクロゾームを用いた in vitro ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強い。

　(ｲ) しかし，メビノリンナトリウムと対比してＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が高いことすら理解できない本件発明１の化合物が，甲１及びその上位概念の一般式が記載されている甲２を参酌した上で，甲２発明の選択発明に値するに十分に顕著な活性（甲１発明の化合物並びに甲１６の化合物２ｔ，２ｕ，２ｖ及び２ｗに比較し十分に顕著な活性）を有していたことは，本件明細書のどこにも記載がなく，本件明細書の記載から理解もできない。

　(ｳ) 本件出願後の資料である甲３を参酌するとしても，甲３によると，本件明細書の表４に記載の化合物Ｉａ－１のカルシウム塩であるＳ－４５２２（ロスバスタチン）が，複数回の測定から求めたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性測定結果より，メビノリンナトリウムに比較して２．０倍強いことが示されているのであるから，甲３からは，化合物Ｉａ－１はメビノリンナトリウムに比較して２倍程度強いとしか理解できない。

　一方，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１の範囲外に存在する甲１６の化合物（２ｔ，２ｕ，２ｖ及び２ｗ）や甲１発明の化合物の活性は，メビノリンナトリウムより２．６倍～８倍，ラット肝ミクロゾームを用いた in vitro ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強い，又は，強いと推測できた。

　したがって，たとえ甲３を考慮したとしても，本件発明１の化合物が甲１及び２を参酌して，十分に顕著な活性を有していたことは裏付けられない。

　(ｴ) 審決は，「本件発明に顕著な効果があるか否かは，甲１発明及び本件優先日当時の技術常識から本件発明の効果を予測し得たか否かで判断されるべきものであって，必ずしも，甲１発明より高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する必要はない。」と判断しているが，甲１発明も本件発明１も甲２発明の選択発明であったことを考慮すれば，上記の審決の判断は誤りである。

　カ 小括

　したがって，効果は参酌されず，この点からも，本件発明１が甲１及び２より進歩性を有することは支持されない。

　本件発明２，５及び９～１２についても同様である。

　２ 取消事由２（サポート要件についての判断の誤り）

　(1) 本件発明１の課題の認定について

　ア 次のとおり，審決で認定された課題は，本件出願時の技術常識から不適切である。

　(ｱ) 医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有する化合物として最初に見いだされたのは，コンパクチン（甲１４，２６）であるが，コンパクチンは，本件出願の１０年をはるかに超える前に既に公知であった（甲６６）。

　１０年以上前の技術水準と同レベルの「『コレステロールの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性』を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」を本件発明の課題とすることは，適切ではない。

　(ｲ) 本件出願当時，既に複数のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が医薬品として上市されていた。

　また，本件発明１と同じ骨格であるピリミジン骨格を有する化合物が複数公知であり（甲１６，７３～７５），メビノリンナトリウムより強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物も公知であった（甲１６）。

　このような本件出願時の技術常識を考慮すると，審決で認定された課題の「『コレステロールの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度」という程度は，技術常識に比較してレベルが低く，不適切である。

　イ 次のとおり，審決で認定された課題は，本件発明１が甲２の一般式（Ｉ）の範囲内の化合物であることを考慮すると，不適切である。

　(ｱ) 本件発明１は，甲２の一般式（Ｉ）の範囲に包含される。このような状況で本件発明１の化合物に特許性（特に進歩性）があるとすれば，選択発明としてであるが，そうであれば，甲２の一般式（Ⅰ）の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要がある。

　ここで，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１の範囲外に存在する化合物である甲１６の化合物２ｔ，２ｕ，２ｖ及び２ｗは，メビノリンナトリウム（甲１６の化合物１ｂ）と比較して，２．６倍～８倍ラット肝ミクロゾームを用いた in vitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いことが，本件出願時に公知であった（甲１６）。

　なお，甲２の実施例２３として具体的に記載されている化合物は，甲１６の化合物２ｖのカルボン酸のメチルエステル体であって，甲１６の化合物２ｖのいわゆるプロドラッグとして等価のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮する化合物であるから，甲２には，メビノリンナトリウムと比較して，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が２．６倍強い（甲１６の化合物２ｖは，メビノリンナトリウム（甲２の化合物１ｂ）に比較して２．６倍強い）化合物が，具体的に実施例化合物として記載されていたと理解できる。

　(ｲ) 本件発明１の化合物と構造が非常に近い甲１発明の化合物も，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１の範囲外に存在する化合物であるが，甲８の表１に記載のメビノリンナトリウムのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０６８μＭ）と，甲１の試験Ａの結果であるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０２６μＭ）とを考慮することにより，甲１発明の化合物はメビノリンナトリウムと比較して，２．６倍ラット肝ミクロゾームを用いた in vitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いと，本件出願時に当業者は推測できた。

　(ｳ) 以上によると，甲２の一般式（Ｉ）に含まれる化合物として，メビノリンナトリウムと比較して２．６倍～８倍ラット肝ミクロゾームを用いた in vitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強い（又は強いと合理的に推測される）化合物が本件出願時に公知であった。

　したがって，本件発明１の化合物が甲２の一般式（Ｉ）の化合物を考慮して進歩性を有するためには，メビノリンナトリウムと比較して２．６倍～８倍を超えるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが必要であると理解できる。

　(ｴ) 甲１には，ラットを用いた in vivo コレステロール生合成阻害試験の結果が記載されており，コンパクチンがメビノリンより約８．５倍 in vivo コレステロール生合成阻害作用が弱いことが示されている（３．５÷０．４１＝８．５３）。

　コンパクチンが公知でオーソライズされたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であったこと，ヒトで血中コレステロール値を低下させるのに十分な薬効を有していたことが知られていた（甲１４，２６）ことから，メビノリンより８．５倍程度ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が弱くても，審決で認定された課題である「『コレステロールの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性』を有する化合物を提供すること」は解決できると理解できる。

　そうすると，審決で認定された課題は，メビノリンナトリウムより約８．５倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の弱いコンパクチンでも達成できると理解することができる。

　しかし，本件発明１の化合物が甲２の一般式（Ｉ）の化合物を考慮して選択発明としての進歩性を有するためには，メビノリンナトリウムと比較して２．６倍～８倍以上強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが必要であると理解できるから，審決で認定された課題を解決しても，選択発明としての進歩性が担保できない以上，特許発明とはなり得ない。

　このように審決で認定された課題を解決しても進歩性が担保できず，特許発明となり得ないのは，審決で認定された課題が当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く，不適切であるからにほかならない。

　ウ 次のとおり，審決で認定された課題は，本件出願時の状況を考慮すると不適切である。

　本件特許権者は，本件出願時（平成４年５月２８日）に甲１及び２を認識し，本件発明１及び甲１発明の化合物が甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内に属することを認識していた。

　このような認識を有していた以上，甲１にメビノリン（生体内で代謝されてメビノリンナトリウムと同じ活性本体となる）より in vivo で強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物１ｂ）（甲１発明の化合物）が記載されているのに，メビノリンナトリウムより約８．５倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の弱い化合物であっても解決できる「『コレステロールの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性』を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」を本件発明の課題としたはずがない。

　エ したがって，審決で認定された本件発明の課題は，誤っている。

　(2) 当業者は，本件発明１が「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を提供すること」という課題を解決できると認識することができないこと

　ア 本件出願日当時に，本件発明１と同じピリミジン骨格を有するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が多数知られていた（甲１，２，７３～７５）。その中には甲１６の化合物２ｔ～２ｗのように，メビノリンナトリウムと比較して２．６倍～８倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強い化合物が公知であった。

　また，甲１発明の化合物についても，甲８の表１に記載のメビノリンナトリウムのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０６８μＭ）と，甲１の試験Ａの結果であるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０２６μＭ）とを考慮することにより，甲１発明の化合物はメビノリンナトリウムと比較して，２．６倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いと，本件優先日当時に当業者は推測できた。さらに，被告の主張によると，甲１の実施例１１ｄの化合物は，そのラセミ体を単一エナンチオマーにすれば，甲１発明の化合物よりも強い化合物ということである。

　このような技術常識が存在していた状況で，また，本件明細書に記載されている活性測定の試験結果がばらつき，時に強弱の順番が入れ替わる状況で，平均値と標準誤差が示されておらず，たった１回のメビノリンナトリウム（陽性対照）との試験結果が示されているにすぎないと理解される本件明細書の表４の開示が，「優れた」ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を開示しているとは理解できないのであって，本件発明１がメビノリンナトリウムより強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することは，本件明細書には示されていない。

　また，甲１及び２を参酌して，本件発明１の化合物が顕著な効果を発揮することも，本件明細書のどこにも示されていない。

　このような本件明細書の記載から，当業者は，本件発明１の課題である「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を提供すること」を解決できるとは認識できない。

　イ 本件発明化合物は，甲２の一般式(Ⅰ)の選択発明であり，その構造は既に公開されているのであるから，構造を特定しただけでは何ら新たな技術を開示したことにはならない。

　本件明細書には，構造を特定した化合物について，陽性対照（各測定が正常であることを検証し，各測定間の試験結果を比較するために測定される標準化合物としての測定）にすぎないメビノリンナトリウムと比較した顕著とはいえない活性が開示されているだけであるので，何ら新たな技術を開示していない。

　ウ 原告Ｘは，本件審判の請求書（甲７９）において，本件特許成立過程の意見書（平成８年８月１２日提出。甲６。）で本件明細書に記載の化合物Ｉａ－１が甲１発明の化合物に比較して２倍程度しか高活性でないという事実を知りながら，約９倍高活性であるという自己に都合のよいデータを提出して特許査定を得たという不誠実な対応を指摘した上で，いわゆるサポート要件違反を主張した。

　これに対し，本件特許権者は，答弁書（甲８０）において，「訂正により化合物Ｉａ－１（ロスバスタチンのナトリウム塩に相当する）が特許請求の範囲外となったから，意見書（甲６）の化合物Ｉａ－１のデータに基づく無効審判請求書の主張は，もはやサポート要件違反の主張とはならない」旨，すなわち，「化合物Ｉａ－１のデータは，訂正発明（本件発明）をサポートするものではないから，化合物Ｉａ－１の活性を高活性であると誤認しようがしまいが，サポート要件違反が成立する余地はない」旨を主張した。

　これは，本件発明１が本件明細書の化合物Ｉａ－１のデータからサポートされないことを本件特許権者自身が自認するものであり，他に本件明細書には本件発明１をサポートするＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のデータがないから，当業者は，本件発明１の課題である「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を提供すること」を解決できるとは認識できない。

　(3) 当業者は，本件発明１の化合物全体がメビノリンナトリウムより強いとは理解できないこと

　当業者は，本件明細書に記載された化合物Ｉａ－１がメビノリンナトリウムより強いと理解することができても，本件発明１の化合物全体がメビノリンナトリウムより強いと理解することはできない。

　すなわち，例えば，化合物Ｉａ－１において本件発明１の式（Ｉ）のＲ３に相当する部位のイソプロピル基（甲１６の化合物２ｔ）をメチル基（甲１６の化合物２ｒ，２ｓ）に置換すると，甲１６の２ｒ～２ｓと２ｔ～２ｗとを比較することにより，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が１００倍以上も低下することが示唆されるから，そのイソプロピル基をメチル基に置換することにより，１００倍以上も活性が低下するといえる。このような本件出願時の技術常識を考慮すると，化合物Ｉａ－１がメビノリンナトリウムより４．４２倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いとしても，本件発明１の化合物全体が，化合物Ｉａ－１と同様に，メビノリンナトリウムより強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有するとは理解できない。

　なお，甲１６の化合物２ｒ～２ｓと化合物２ｔ～２ｗとでは，本件発明１の式（Ⅰ）の「－Ｘ－Ｒ１」に相当する部位が，２ｔ～２ｗがイソプロピル基（ｉ－Ｃ３Ｈ７）等であるのに対し，２ｒ～２ｓはメチル基（ＣＨ３）である点も相違する。

　しかし，上記の相違は，ピリジン骨格の化合物である甲１６の化合物２ｆと化合物２ｅとを比較すると，せいぜいＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を３倍程度低下させるに留まると推測され，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の低下のほとんどは，上記のＲ３の違いによると推測できるから，－Ｘ－Ｒ１に相当する部位の相違は，１００倍を超えるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の低下に寄与していないことを理解できる。

　(4) 小括

　したがって，本件発明１は発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できず，サポート要件を満たすとした審決の判断は誤りである。

　また，前記(1)及び(2)については，本件発明２，５及び９～１２についても同様であるので，これらがサポート要件を満たすとした審決の判断は誤りである。

第６ 被告らの主張

　１ 取消事由１について

　(1) 主引用例の選択について

　ア(ｱ) 原告らが主引用例としていわゆるリード化合物としている甲１発明の化合物は，本件発明の対象である化合物に構造上，最も類似した化合物として選択されたものであり，本件発明の内容を知った上で，後知恵により選択されたものである。

　主引用例であるリード化合物の選択の理由が，後知恵である本件発明と構造の類似性以外の合理的な理由がない場合には，主引用例の選択自体が当業者において容易想到ではなく，それだけで進歩性を基礎付ける。

　原告らから，甲１発明化合物をリード化合物として選択したことの合理的な理由は，後知恵である本件発明と構造が類似しているという理由以外は何ら示されていないから，取消事由１を議論するまでもなく，本件発明は進歩性が認められると解釈される。

　(ｲ) 本件優先日当時までに，少なくとも五つの競合他社がピリミジン骨格を有するスタチンの研究開発に着手した（甲８，７３）が，いずれの会社もこれを上市することができなかったところ，本件発明の発明者は，ピリミジン骨格を有するスタチンの研究開発により，世界最高レベルのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する新規化合物の創出に成功した。

　したがって，甲１発明の化合物は，リード化合物として適切ではない。

　仮に原告らが主張するように当業者が甲１の試験Ｂの結果を重要視するとしても，試験Ｂの結果からも，実施例１１ｄの化合物の活性体単一エナンチオマーの方が甲１発明の化合物より活性が高いと予想されるのであるから，当業者は，甲１発明の化合物でなく，実施例１１ｄの化合物をリード化合物として選択するはずである。イ(ｱ) 主引用発明が，出願日当時，当業者が研究開発を断念したカテゴリーに属する場合には，主引用発明の特定における事後分析の弊害は看過できないから，この事情は，進歩性での相違点の判断において考慮されるべきである。

　また，発明者が，多くの当業者が関心を有していなかった主引用発明から出発して，優れた効果を奏する発明に到達した場合，多くの当業者は，当該主引用発明から出発して改良を試みても，優れた発明には到達し得ないと認識していたはずだから，その効果は，予想外のものと評価されるべきである。

　前記ア(ｲ)の事実によると，本件発明の効果は予想外かつ顕著なものとして評価されるべきであり，本件発明の進歩性は，肯定されるべきである。

　仮に，原告らの主張するとおり，甲１発明が優れた効果を奏しており，リード化合物に適していたのであれば，本件発明は，甲 1 発明を上回る効果を奏するのであるから，本件発明は，なおさら予想外かつ顕著な効果を奏すると評価されるべきである。

　(ｲ) 米国の裁判では，本件特許に対応する米国特許の進歩性（非自明性）が，本件審判と同様の公知文献及び無効の主張との対比で認められた（乙７，８）。進歩性の判断は，国際調和の観点では，考慮要素は，各法域で共通であるべきである。

　(2) 動機付けがないとの判断の誤りについて

　ア 甲１からの動機付けについて

　(ｱ) 甲１の一般式Ｉで示される化合物の範囲の全てが甲１発明と同様の薬理活性を有するとは認められないから，その範囲を超えた化合物についてまで，当業者が薬理活性を合理的に期待し得ない。

　薬理活性を有する化合物の置換基を一部変化させれば薬理活性が失われることも多々あることは，本件優先日当時の技術常識であり（甲７におけるロバスタチンとプラバスタチンの例，乙６５，６６），相違点１－ⅰによって，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が大きく向上することは，甲１において示唆されていない。

　(ｲ) 仮に，甲１の一般式Ⅰの範囲外の化合物も，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すことがあるとしても，「甲１の一般式Ⅰの範囲外の化合物全般について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が期待できる」ことを立証できるわけではなく，「甲１の一般式Ⅰの範囲外の化合物のうち本件発明の化合物について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が期待できる」ことを立証できるわけではない。

　甲１の一般式Ⅰの範囲外には，無数の化合物が存在し，その中には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の乏しい化合物も多数存在する。何れの化合物が優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すのか，甲１には手がかりが全くない。

　甲１の一般式Ⅰには，相違点（１－ｉ）の構成（例えば，ピリミジン環の２位の置換基としてのＮ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）（Ｒ’：アルキル基））は含まれていない。

　(ｳ) 本件優先日当時，肝選択制と親水性とは必ずしも相関しないことが知られており（甲７，乙１１～１３，１９），しかも，スタチンの親水性とＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性とは相関しないことが周知であった（甲７）から，当業者が，単にスタチンの親水性を向上させようとするような動機付けはなかった。

　仮に，ラクトン体による効果によって，化合物の親水性による肝選択性の効果が隠れてしまうから，乙１１，１９の試験が肝選択性に対する化合物の親水性の効果を検出できない試験系である旨の原告らの主張が正しいのであれば，乙１１，１９の結果を見た当業者は，スタチンの肝選択制を向上させるために，化合物を親水性にするより，プロドラッグ体（ラクトン体）にしようと動機付けられるはずである。また，仮に上記主張が正しいのであれば，in vivoの試験系は，もともと肝選択性に対する化合物の親水性の効果を検出できない試験系であるから，当業者が，甲１の試験Ｂの結果から，甲１発明の化合物のin vivo活性が良好であると認識したとしても，それは親水性の向上と関係するものとは理解できないことになる。

　(ｴ) 甲１には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性と親水性の度合いとの関係を考慮した記載はないから，実施例１ｂ）と実施例１１ｂの化合物の阻害活性と２位の置換基の親水性との関係が開示されているとはいえない。

　そもそも，試験Ｂは，コレステロール生合成の阻害活性を測定した試験であって，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を測定した試験ではない。

　仮に，当業者が，置換基の親水性について着目したとしても，実施例１１ｄの化合物のピリミジン環の４位には親水性の高いピリジル基（４－ピリジル）が導入されており，当業者は，実施例１１ｄの活性体単一エナンチオマーの方が甲１発明の化合物より活性が高いと理解できるのであるから，２位ではなく，４位の置換基に注目するはずである。

　(ｵ) 親水性は相対的な概念であり，二つの置換基の比較によって定まるものである。芳香族化合物の－Hをジメチルアミノ基で置換する場合，疎水性を示す（甲９）から，ジメチルアミノ基は，親水性とはいえない。

　(ｶ) 当業者にとっては，ピリミジン環２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基のみを公知の親水基であるメチルスルホニル基とするのではなく，両方のメチル基を，メチルスルホニル基より親水性寄与の程度が低い親水性基に改変することも，当然に選択肢になる。

　メチルスルホニル基以外にも，疎水性の寄与が低い基は，多数存在する（乙４）から，それらの基の中からメチルスルホニル基を選択する動機付けはなかった。

　(ｷ) 原告らの模式図は，甲１の一般式Ⅰと甲２の一般式(Ⅰ)が広い範囲にわたって重なり合っているように描かれているが，両者が重なり合う範囲は限られている。また，上記模式図では，本件発明のみが甲1発明に近接した位置にあるかのように記載されているが，甲２には，ピリミジン環の２位の置換基として，多数の置換基が等価に記載されているから，原告らの模式図は，誤導的である。

　イ 甲２からの動機付けについて

　(ｱ)ａ 本件審判においては，甲２に一般式（Ｉ）の化合物全体の製造方法及びＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について記載されていることも，甲１６に甲２の一般式（Ｉ）の化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のデータが示されていることも，一切主張されておらず，本件審判の審理対象とはなっていないから，本件訴訟において，原告らが，前記第５の１(1)イの主張をして，審決の甲２からの動機付けがないという判断は誤っていると主張することは許されない。

　本件審判の請求書には，甲１６に甲２の実施例２３の化合物がピリミジン環骨格を有する化合物２ｉとして記載されていることが主張されているが，甲１６の化合物２ｉはピリミジン環骨格を有する化合物ではなく，甲２の実施例２３の化合物ではないから，審判請求書の記載内容は誤っており，上記主張は，本件審判の審理対象とはなっていない。

　ｂ 本件審判の請求書においては，甲１に甲２を組み合わせて本件発明は進歩性を欠くと主張されているところ（甲７９），前記第５の１(1)イの主張は，実質的に甲１に甲２及び１６を組み合わせて本件発明の進歩性を否定しようとするものであり，請求理由の要旨変更に該当するから，許されない。

　(ｲ) 仮に前記第５の１(1)イの主張が認められるとしても，原告らの主張は，次のａ，ｂのとおり失当である。

　なお，審決は，甲２には，「『－ＮＲ４Ｒ５』で，『Ｒ４』，『Ｒ５』として『メチル』と『メチルスルホニル（ＳＯ２ＣＨ３）』を選択した化合物が，そもそも技術的な裏付けをもって記載されているともいえず」，「・・－ＮＲ４Ｒ５は『Ｒ３』のきわめて多数の選択肢の一つとして記載され，このような化合物は一つとして実施例が記載されておらず，その製造方法や薬理活性の記載もないものであるから，そもそも，そのような技術的裏付けのない甲第２号証の記載を根拠に・・」と述べているのであって，「一般式（Ｉ）の化合物に技術的裏付けがない」とは述べていない。

　ａ(a) 本件発明では，下図のＸではなく，Ｒ１－Ｘ（Ｒ１：低級アルキル）が２位の置換基であり，甲２発明の－ＮＲ４Ｒ５に対応する。Ｘは，本件発明ではアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し，甲１発明ではメチル基により置換されたイミノ基である。

　甲２は，一般式（Ｉ）の化合物におけるＲ１，Ｒ２，Ｒ３として，それぞれ極めて多種多数の選択肢を羅列しており，「殊に好ましい化合物」のＲ３として挙げられている置換基だけで，少なくとも２１２０万種類も存在する（甲８０）。「殊に極めて好ましい化合物」でのピリミジン環の２位の置換基（Ｒ３）は，メチル，イソプロピル，ｔｅｒｔ－ブチル及び置換又は無置換のフェニルであって，親水性でない基のみが挙げられており，－ＮＲ４Ｒ５は含まれていない。

　また，甲２のＮＲ４Ｒ５では，Ｒ４及びＲ５は，同一であっても異なってもよく，「殊に好ましい化合物」は，「メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，フェニル，ベンジル，アセチル，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニル又はフェニルスルホニル」である。しかも，ＮＲ４Ｒ５の具体例は開示されていない。実施例でも，ピリミジン環の２位の置換基は，メチル（実施例８）及びフェニル（実施例２３）であり，－ＮＲ４Ｒ５を有する化合物は開示されていない。

　このように，甲２には，ピリミジン環２位に－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）を有する化合物についてはもちろん，－ＮＲ４Ｒ５を有する化合物についてすら，具体的な記載が存在しないから，膨大な数の置換基の中から，Ｒ３の「殊に極めて好ましい化合物」に含まれていない－ＮＲ４Ｒ５に着目し，さらに，－ＮＲ４Ｒ５のＲ４又はＲ５において，メチル基とメチルスルホニル基を意図的に選択させるような動機付けはない。

　(b) 原告らの主張によると，当業者は，甲２の実施例８，１５，２３以外の製造実施例で製造される化合物は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮し得ないと認識するところ，実施例８，１５，２３で製造されるスタチンは，いずれもピリミジン環２位にメチル又はフェニル（親油性の置換基）を有する化合物である。

　したがって，原告らの主張によると，当業者は，活性化合物として具体的に開示される化合物，すなわち，ピリミジン環の２位の置換基Ｒ３としてメチル又はフェニルを有する化合物を，甲２に開示される発明のベストモードと解するはずであり，何ら具体的な化合物が開示されていない－ＮＲ４Ｒ５をＲ３として選択しようと動機付けられることはない。

　ｂ(a) 原告らが指摘する甲２の「一般式（Ｉ）の化合物の製造方法」の記載は，「Ｒ３」として「フェニル（Ｃ６Ｈ５）」を選択した化合物の製造方法であり，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物の製造方法ではない。

　そして，「Ｒ３」としてフェニルを有する化合物の製造方法が一般式（Ｉ）の化合物全般に適用できるとする技術常識が，本件優先日当時に存在したともいえない。したがって，当業者が，原告ら指摘の製造方法の記載から，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物の合成方法を理解できるとはいえない。

　(b) 化合物の構造のみから薬理活性を予測することが困難であることは，本件優先日当時の技術常識である。

　甲２には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について何ら具体的なデータが開示されておらず，当業者が甲２の一般式（Ｉ）の化合物がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮すると理解することはできない。

　しかも，前記ａ(b)のとおり，当業者であれば，甲２の実施例８，１５，２３以外の製造実施例で製造される化合物は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮し得ないと認識するから，甲２の実施例２４の「実施例１～２３の活性化合物はメビノリンと比較して高い作用を示した。」という記載は誤っていると理解する。

　(c) 甲１６の化合物２ｒ～２ｗは，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を有していないから，これをもって「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した場合についての技術的裏付けがあるとはいえない。

　(d) 原告らは，甲２の実施例８，２３の化合物に「非常に近い構造を有する化合物」がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが本件優先日前に甲１６，７３～７５に開示されているから，「甲２の一般式（Ｉ）の化合物について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはあると理解できる」と主張しているが，「非常に近い構造を有する化合物」という曖昧な文言を使用することで，構造の異なる化合物の阻害活性が甲２の実施例の化合物に当てはまると主張することは許されない。

　(ｳ) 甲２に対応する欧州特許出願３３００５７号（乙１０）は，本件優先日前に既に取り下げられているが（乙６），もしバイエル社が甲２に開示される化合物の開発を続行する意図であれば，当然にこの出願の特許化を目指したはずである。そうすると，出願取下げの事実は，バイエル社が，甲２に開示の化合物の開発を断念したこと，つまり，ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害剤として有望でないと判断したことを示すものである。

　本件優先日前にこうした事情が知られていた以上，当業者であれば，バイエル社が有望でないと判断した化合物は避けるのが当然であり，この点からも甲２に開示される置換基を選択することはない。

　(ｴ) 審決の「式Iで示される化合物にはＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が『一応』期待できる」という記載は，甲１に接した当業者が甲１発明に変更を加えるとしたら，その候補は式Iの範囲内であるとの趣旨による。同様に，甲２からピリミジン環の２位の置換基を選択する場合，その候補は，Ｒ３の範囲内である。しかし，Ｒ３は，膨大な数の置換基に及ぶ。相違点（１－ｉ）を解消するためには，その中から－ＮＲ４Ｒ５（Ｒ４：メチル，Ｒ５：メチルスルホニル）を選択しなければならない。

　甲２では，Ｒ３として，膨大な数の官能基が列挙されている。その中から，相違点の官能基（－ＮＲ４Ｒ５，Ｒ４：低級アルキル，Ｒ５：アルキルスルホニル）を選択し，甲１発明と組み合わせるためには，その組合せについての示唆又は動機付けが必要である。仮に，当業者が甲１発明の化合物の親水性を高めようとする場合であっても，親水性という一般化された性質のみによって，当業者が上記の相違点の官能基を選択できるわけではない。

　甲２には，当業者がＲ３のうち特に－ＮＲ４Ｒ５を選択し，その中でも上記の相違点の官能基を選択し，甲１発明と組み合わせるための示唆も動機付けも欠ける。

　(ｵ) したがって，甲２の記載に基づいて，甲１発明の「ジメチルアミノ基」を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換える動機付けはない。

　ウ 技術常識からの動機付けについて

　(ｱ)ａ 次のとおり，甲１発明を改変したり親水性を向上させようとする動機付けはなかった。

　(a) ピリミジン骨格スタチンの研究開発に着手した５社の全てが，本件優先日までに撤退していたことから，本件優先日当時，ピリミジン骨格スタチンがＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として有望でないことは周知であった。

　したがって，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を開発しようとする当業者が，ピリミジン骨格スタチンである甲１発明を改変しようと動機付けられることはない。(b) 本件発明も甲１発明も，高コレステロール血症や高脂血症などの慢性疾患に投与する医薬品に関する発明であり，他の医薬品と比べて投与期間が長期にわたるため，毒性が低いことが非常に強く求められることは，本件優先日当時の技術常識であった（乙２０）。

　したがって，仮に，当業者が甲１発明の化合物の改変を意図すれば，まずその毒性の有無を確認するのが当然であり，その結果，甲１発明の化合物の毒性が明らかになれば，改変を断念するはずである。

　そして，甲１発明の化合物は，肝毒性などの問題からサンド社の開発候補から外されているから（乙２１），当業者が，甲１発明の化合物を改変して新たなＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を開発しようとすることはなかった（乙４）。

　(c) 前記ア(ｳ)のとおり，本件優先日当時，肝選択性と親水性とは必ずしも相関しないことが知られており，スタチンの親水性とＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性とは相関しないことが周知であったから，当業者は，スタチンの親水性を向上させることで優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が得られるとは考えなかった。

　ｂ 仮にＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の親水性を向上させる動機付けがあったとしても，次のとおり，ピリミジン環２位の置換基をメチル基を固定して親水性を向上させる動機付けはなかった。

　(a) 甲１自体に，ピリミジン環の４位にｐ-フルオロフェニル以外の置換基を導入して親水性を高めた化合物が，「好ましい化合物」として実施例１１ｄで製造され，優れた阻害活性が確認されている。

　甲１発明の化合物を改変しようとする当業者であれば，甲１のこの開示を必ず参照するから，ピリミジン環の２位ではなく４位に親水性の置換基を導入しようと試みるのが当然である。

　(b) ピリミジン骨格スタチンにおいて，５位にジヒドロキシヘプテン酸構造，４位にｐ－フルオロフェニル基，６位にイソプロピル基を配すれば，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮するという技術常識は，本件優先日当時に存在しなかった。

　本件優先日当時には，ピタバスタチン，ＢＭＹ２１９５０，ＢＭＹ２２０８９，ＨＲ７８０など，ピリミジン環４位及び６位に対応する位置に様々な置換基を有するスタチンが多数知られていた。

　甲１及び２には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有し得るピリミジン環骨格の化合物として，４位のパラフルオロフェニル基及び６位のイソプロピル基以外の組合せも開示されている。

　甲２の製造実施例１～２３で合成される化合物の中で，ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示し得る３例のうち２例は，６位がメチル基であり，イソプロピル基ではない（実施例８，１５）。

　そして，甲２６，２７，７６は，ピリミジン環を含有するスタチン化合物の文献ではなく，「ピリミジン環の４位のｐ-フルオロフェニル基及び６位のイソプロピル基について」「これらの組み合わせが強い活性を有すること」などの記載は存在しない。

　したがって，当業者は，甲１発明の化合物を修飾する際，必ずしも４位のパラフルオロフェニル基及び６位のイソプロピル基を固定したわけではなく，ピリミジン環の２位の置換基にのみ着目したわけではない。

　当業者が，甲１を参照して甲１発明を改変しようとした場合，その範囲は，甲１の一般式Ｉの範囲であったはずである。

　甲１には，一般式Ｉの化合物におけるピリミジン環の２位の置換基として，Ｃ１－６アルキル，Ｃ１－６シクロアルキル，（ＣＨ２）ｍ－置換又は無置換フェニル，ベンジルオキシ，ベンジルチオ及び二置換アミノ基が記載されている（請求項１）。実施例でも，２位の置換基として，－Ｎ（ＣＨ３）２などの二置換アミノ基に加え，フェニル（実施例３～８），イソプロピル（実施例９及び１１ａ，１０ｆ），ｔｅｒｔ－ブチル基（実施例１０ａ，１１ｂ，１１ｅ，１１ｇ），メチル（実施例１０ｂ，１０ｅ，１０ｈ，１１ｃ，１１ｆ，１１ｉ）が用いられている。

　したがって，甲１に接した当業者は，ピリミジン環の２位の置換基は必ずしも固定されておらず，ピリミジン環の２位の置換基は上記置換基であってもよいと理解したはずである。

　甲１発明を本件発明にするには，①甲１発明のうち，ピリミジン環の２位に結合する窒素原子と当該窒素原子に結合する二つのメチル基とを固定し，②一方の窒素－メチル基は固定し，他方の窒素－メチル基の結合の間に別の官能基を挿入することを決め，③甲２のＲ３のうち，②の目的に適うＮＲ４Ｒ５に着目し，さらに，Ｒ５をアルキルスルホニル基に特定することになるが，このプロセスは，本件発明の事前の認識なしには遂行できない。

　仮に，当業者が親水性を高めようとするとしても，メチル基を修飾することができ（例えば，－ＣＨ２ＯＨ），メチル基を他の基に置換することもできるのであって，メチル基を固定する必然性はない。

　本件優先日までに，当業者が実際に製造して試験したピリミジン骨格スタチンにおいては，ほとんど全て２位に親油性の基が導入されていたから（甲１，２，８０，乙５，２８，２９），この点からも，親水性向上のために２位を選択する動機付けはなかった。

　ｃ 次のとおり，本件優先日当時，ピリミジン環の２位にメチルスルホニル基を導入する上で阻害要因が存在した（甲８０，乙４）。

　(a) 甲１６には，ピリミジン環２位の置換基はＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性などの生物活性に最も重要であること，しかも，同位置の置換基を親油性とすれば活性が顕著に上昇すること，同部位の置換基が酵素の疎水性領域と相互作用して結合を強めることで追加のアンカーとなると推測し得ること，親油性の置換基として，具体的にはアルキル基及びフェニル基があることが記載されている。当業者であれば，逆に２位の置換基の親水性を高めれば，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が低下すると予測するのが当然であり，仮に当業者が甲１発明の化合物の親水性を高めようとしても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤にとって最も重要な酵素阻害活性を犠牲にしてまで，２位に親水性の高い置換基を導入しようと試みることはなく，２位以外の位置に導入するのが当然である。

　親水性，親油性は相対的な指標であるから，「親油性を高めれば阻害活性が顕著に上昇する」のであれば，逆に「親水性とすれば活性が顕著に減少する」と理解するのが，本件優先日当時の当業者の常識であった。

　なお，原告らは，甲１６の各種化合物のＣｌｏｇＰの序列と相対（ＣＳＩ）効力（ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性）の序列とを並べ，両者が必ずしも一致していないとも主張するが，これらの化合物は，ＣｌｏｇＰについて等間隔に並んでいるわけではない。多数の化合物が狭いＣｌｏｇＰの範囲内に分布している場合には，相対（ＣＳＩ）効力の序列に変動が生じやすい。したがって，ＣｌｏｇＰの序列と相対（ＣＳＩ）効力の序列とを比較しても，ＣｌｏｇＰと相対（ＣＳＩ）効力との相関について正確な知見は得られない。

　(b) 本件優先日当時，スルホンアミド構造は，スタチン系化合物の中で，極めて稀な置換基であった（乙１８）。スタチン系化合物に特有のラクトン構造又はその遊離酸構造を有する唯一の化合物は，下図の甲７６（乙１７）の番号２７の化合物であるところ，この化合物の生物学的活性は，スルホニル基のない化合物（番号２６；Ｒ＝トリル基（４－メチルフェニル基））と比較して，１０％未満であり，番号２６の化合物にスルホニル基を導入することにより，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が約１１分の１に低下した。

　（Ｒ＝４－トリルスルホニル基）

　仮に，甲１発明の親水性を向上させる動機付けがあったとしても，当業者は，甲１発明の化合物の２位にメチルスルホニル基を導入することを避けるのが当然であった。

　ｄ 甲１６は，ピリミジン環の２位の置換基（甲１６のＲ３）として，親水性の置換基ではなく，嵩高い親油性の置換基（アルキル基を含む。）を推奨している。

　したがって，甲１及び２に加えて甲１６を考慮するとしても，当業者は，親油性のアルキル基，とりわけ嵩高なイソプロピル，ｔｅｒｔ－ブチル及びフェニル基に着目したはずである。

　(ｲ) 仮に，化合物の変換は少しずつ行うことが技術常識であるとしても，リード化合物の修飾においては，甲１発明化合物の置換基の大きさや置換基の電子的な性質などを余り変化させないように，その置換基に代えて比較的大きさや電子的な性質が類似する他の置換基に置き換える研究を行う（乙６７）のであるから，電子吸引性であり極性の高い（甲５６），すなわち，メチル基とは電子的な性質が大きく異なり，立体的にも大きな影響をもたらすメチルスルホニル基の導入は，化合物の構造を少しずつ変えるものではなく，置換基の大きさが変わらないような修飾でもなく，これを当業者が選択する動機付けは存在しない。逆に，置換基として選択することを避けるはずである。

　(ｳ) コレステロール生合成阻害活性（ＥＤ５０）とＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性（ＩＣ５０）とは同一の活性ではなく，測定方法も異なるから，コレステロール生合成阻害活性がコンパクチンの１２５倍であっても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が１２５倍とはいえない。

　(ｴ) 進歩性とサポート要件とは異なる特許要件であり，その判断基準が異なることは審決取消事由となり得ないから，原告らの主張は前提において失当である。

　(3) 本件発明の効果の判断の誤りについて

　ア 審判の無効理由１としては，甲１の実施例１ｂ）の化合物という具体的な化合物が主引用発明（甲１発明）とされているのに対して（甲７９，乙６７など），原告らの主張は，上位概念である甲２の一般式（Ｉ）の化合物を主引例発明として，下位概念としての本件発明１の進歩性を選択発明を基準に否定しようとするものであり，主引用発明の差替えに該当する。

　審決は，原告Ｘの主張どおり，甲１発明を具体的な化合物の発明として認定したので，原告らが主張した無効理由１において，選択発明を議論する余地はない。

　本件審判においては，こうした主張はされておらず，当然に審理の対象となっておらず，本件訴訟において，原告らが前記主張をすることは許されない。

　そもそも，甲１発明の化合物は甲２の一般式(Ⅰ)の選択発明ではない。

　イ(ｱ)a(a) 甲３及び５に記載されたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の試験結果からは，４回の試験で，本件発明１に係る化合物であるロスバスタチンカルシウムは，甲１発明の化合物より２倍～９倍高い活性を示している。

　したがって，試験誤差を考慮しても，本件発明１と甲１発明では，少なくとも２倍以上の有意の活性差があることが認められる（甲６４，乙４。甲６４においては３．２倍）のであって，比較対象を甲１発明の化合物としても，甲１発明の化合物よりも優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する。

　(b) 甲１発明の化合物は，肝毒性が高い（乙２１～２７）のに対し，本件発明１に係る化合物であるロスバスタチンカルシウムの毒性は低い（乙４２）。肝選択性が高まれば，それだけ肝に対する負担が高まり，肝毒性が強まるおそれがあることは，本件優先日当時の技術常識であったところ，原告らの主張によると，ロスバスタチンカルシウムは甲１発明の化合物より親水性が高いため肝選択性が高く，その分だけ肝への負担が高いと予想される。それにもかかわらず，ロスバスタチンカルシウムの肝毒性は，甲１発明の化合物よりはるかに弱い。

　(c) ロスバスタチンカルシウムは，甲１発明の化合物の２分の１以下の生体投与量で同等の効果を示すと予想されるから，一層安全用量域が広いことになる。

　このような本件発明１の低毒性という優れた効果は，甲１発明に対して本件優先日当時の技術水準から予測される範囲を超えた格別顕著な効果である。

　ｂ そして，本件優先日当時，スタチンのピリミジン環２位に親水性の置換基を導入したり，スタチンにスルホンアミド構造を導入すれば，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が顕著に低下することが知られていたから（甲１６，乙１７），当業者であれば，甲１発明のピリミジン環２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基を親水性の高いスルホニル基で置換してスルホンアミド構造を形成すれば，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が低下すると予測した。

　ｃ そうすると，ロスバスタチンカルシウムの阻害活性が，甲１発明の化合物の少なくとも２倍であるという結果は，甲１発明や技術常識からは到底予測できない。

　(ｲ) 本件発明は，その構成の困難性が肯定されたのであれば，その効果は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として知られていたメビノリンナトリウムとの比較によって評価できる。陽性対照として用いられるのは有効性が既に認められている化合物であり，それに対して非劣性であれば，試験化合物の有効性を示すことができるのは，当業者の技術常識である。必ずしも甲１発明よりも高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する必要はなく，甲１発明の化合物のみが比較対照とされるわけではない。

　(ｳ) ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性は，細胞透過性とは異なる性質である。仮に，化合物の親水性を高めることによって非肝細胞への透過性が下がる（結果として，透過性に関し肝細胞の選択性を高める）としても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性への影響は，予測不可能である。

　化合物の親水性を高める目的では，様々な置換基を使用することができる。それに加え，当業者は，化合物の親水性を高める目的のため，他の基による置換の対象となる多数の部位を化合物中に見いだすことができる。したがって，親水性を高めるための選択肢は，多様である。その中で，甲１発明のピリミジン環２位を－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）に置換した場合に，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が向上したことは，予想外であった。

　そうすると，仮に本件発明１の化合物の阻害活性が甲１発明と同等程度であったとしても，それは甲１発明に対して本件優先日当時の技術水準から予測される範囲を超えた格別顕著な効果であり，この点のみをもっても進歩性が認められる。

　従来技術のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤と同程度のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物であれば，新たなＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の選択肢を増やすという見地からも産業の発達に寄与できる。

　(ｴ) 本件発明１に係る化合物であるロスバスタチンカルシウムは，既存のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤（フルバスタチン，シンバスタチン，プラバスタチン，セリバスタチン及びアトルバスタチン）と比較しても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が非常に強い（乙３４～３６）。

　ロスバスタチンカルシウムは，承認された他のスタチン（具体的には，アトルバスタチン，シンバスタチン及びプラバスタチン）と比較して，幅広い用量の範囲で，より低いＬＤＬ－Ｃ（Low Density Lipoprotein Cholesterol）レベルを実現する。しかも，既存のスタチン系ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬では，多くの患者（とりわけハイリスクの患者）において，ＬＤＬ－Ｃを目標の値にコントロールすることができなかった（丙１０）。これらの患者にとって，ロスバスタチンカルシウムは，多大な治療効果をもたらすものであった。

　以上のとおり，ロスバスタチンカルシウムのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性は，臨床上，極めて重要な価値を有する。

　この点も，甲１発明に対して本件優先日当時の技術水準から予測される範囲を超えた格別顕著な効果といえる。

　ウ(ｱ) ラット肝ミクロゾーム法は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の阻害活性をインビトロで測定する最も標準的な方法として，本件優先日当時に汎用されており（甲１，２，７，８，１５，１６，１９，２６，２７，６４），異なる測定間で被験化合物の活性値の絶対値にばらつきが生じ得る場合が仮にあるとしても，同一の測定における被験化合物間の阻害活性の相対的な関係は，この方法によっても明確に示されることは，本件優先日当時の技術常識であった。

　そして，ラット肝ミクロゾーム法においてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を測定する場合には，「阻害活性」の指標としてＩＣ５０が用いられることは，本件優先日当時の技術常識であった（甲１，２，７，８，１５，１６，１９，２６，２７）。本件明細書には，肝ミクロゾーム画分を用いた実験手法が詳細に記載されており（【００４０】，【００４１】），当業者は，【００４１】の「本法により測定したメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を１００とした時の本発明化合物の相対活性を表４に示した。」という記載をみて，「阻害活性」の指標が「ＩＣ５０」であること，表４の数値はＩＣ５０で評価したメビノリンの阻害活性を１００とした時の各化合物の相対活性を示したものであることを，当然に理解する。

　(ｲ) 表４には，メビノリンのナトリウム塩の阻害活性を「１００」としたときの被験化合物Ｉａ－１（本件発明１に係る化合物のナトリウム塩）の阻害活性が「４４２」と記載されているのであるから，少なくとも，メビノリンのナトリウム塩と被験化合物Ｉａ－１が同じ条件で測定されて，被験化合物Ｉａ－１の阻害活性がメビノリンのナトリウム塩より高いという結果が得られたことを，当業者は即座に理解する。

　また，表４の下には，「以上のように，特に本発明化合物はメビノリンよりも強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す有効な薬剤であると考えられる。」と記載されており（【００４２】），当業者は，この記載からも，表４の結果が被験化合物Ｉａ－１がメビノリンより強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すものと認識できる。

　したがって，当業者は，表４の数値の意味を理解でき，その結果，本件発明１の化合物がメビノリンナトリウムよりＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が高いことを推認できる。

　エ(ｱ) 本件発明１の化合物が，メビノリンナトリウムよりＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いことは，甲３の結果からも裏付けられている。

　甲３には，出願後に行われたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の結果が記載されている。甲３でも，本件発明１の化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性は，甲１発明の化合物の活性の約２倍であった。

　活性は，客観的に定まり，出願経過に左右されるものではない。本件明細書では，評価手法とともに，ロスバスタチンナトリウムの相対活性（メビノリンナトリウムを比較対象とする。）が記載されている。本件明細書と同様の評価手法により，メビノリンナトリウム以外の公知化合物との比較を追加して行うことは，当然に許容される。

　(ｲ) 本件特許権者が審査過程において「約２倍」では顕著な効果ではないなどと主張したことは一切なく，甲２発明は，拒絶理由通知（甲７１）において引例とされていなかったのであるから，本件特許権者が，意見書で甲２発明に対する進歩性を確保しようと選択発明としての効果を主張する必要もなかった。

　したがって，「本件発明１を比較すべき対象は甲１発明であり，約９倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強くなければ，顕著な効果があるとはいえない」旨の原告らの主張は，前提において失当である。

　オ(ｱ) 本件発明１に係る化合物であるロスバスタチンカルシウムは，既存のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤と比較して，コレステロール生合成の阻害活性が非常に強く，合成阻害作用の持続時間も長い（乙３４～３６）。

　ロスバスタチンカルシウムは，ＨＤＬコレステロールの増加効果とトリグリセリドの低下効果の程度が強く，アテローム性動脈硬化症の病態改善に優れた効果を示すなど，他のスタチン系ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤と比較して，臨床上，非常に優れている（乙３５～４１）。

　(ｲ) 本件発明も甲１発明も，他の医薬品と比べて投与期間が長期にわたるため，薬物動態が悪ければ臨床上の使用は困難である。

　ロスバスタチンカルシウムは，体内動態を評価する非臨床薬物動態試験において，甲１発明の化合物と比較して，非常に優れた結果を示した（乙４５，４６）。

　ａ チトクロームＰ４５０（ＣＹＰ）酵素は，基質特異性の異なる様々の分子種から構成されており，本件優先日当時に主要薬物代謝酵素として周知であった（乙４７）。

　ある薬物によって，いずれかのＣＹＰ分子種の活性が阻害されれば，結果としてそのＣＹＰ分子種の基質となる（すなわち，そのＣＹＰ分子種で分解される）他の薬物の代謝が遅くなるから，各種ＣＹＰ分子種に対する阻害活性が低い薬物が望ましいことは，本件優先日当時の技術常識であった。

　被告が，ロスバスタチンカルシウムと甲１発明の化合物について，本件優先日当時周知の各種ＣＹＰ酵素に対する阻害活性を測定したところ，甲１発明の化合物はロスバスタチンカルシウムと比べて，非常に強いＣＹＰ２Ｃ９阻害活性を示した（乙４５）。

　ｂ ロスバスタチンカルシウムは，甲１発明の化合物と比較して代謝安定性が非常に高いことが，比較試験により確認された（乙４６）。

　ロスバスタチンカルシウムと甲１発明の化合物の酸化的代謝に対する安定性を，ヒト肝細胞ミクロゾームにおいて測定したところ，ロスバスタチンカルシウムの安定性は非常に高く（１００％），ヒトにおける動態プロファイル（特に持続性）が良好と予測される。

　これに対して，甲１発明の化合物は安定性がかなり低く（６９％），動態プロファイル（特に持続性）が良くないことが予測され，医薬品として重要な有効血中濃度の維持等の上で問題となるから，当業者であれば，甲１発明の化合物には開発を進める上で大きな障害があると考える（乙４６）。

　カ 以上のとおり，本件発明１に係る化合物であるロスバスタチン化合物は，甲１発明や技術常識から予期できない優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を奏し，高いコレステロール合成阻害活性及び非常に優れた臨床効果を示す。

　さらに，肝毒性が低く，薬物動態の点でも甲１発明の化合物より優れている。こうした効果も，甲１発明に対して本件優先日当時の技術水準から予測される範囲を超えた格別顕著な効果である。

　有効かつ毒性の低いピリミジン骨格スタチンの高コレステロール血症治療薬を開発することは非常に困難であり（乙４８～５０），また，他の製薬会社は，ピリミジン骨格スタチンを有望視していなかった。それにもかかわらず，本件発明１に係るロスバスタチンカルシウムは，高コレステロール血症治療薬として世界的規模の売上げを達成し（乙５１～５５），他の製薬会社が類似化合物を開発するような状況に至っている（乙４８）。しかも，米国の２件の訴訟においても，本件発明１と同様の発明の進歩性が認められている（乙８，９）。

　これらの事実からも，本件発明１の進歩性が裏付けられる。

　２ 取消事由２について

　(1) 本件明細書の試験例には，ロスバスタチンのナトリウム塩及び比較対照としてのメビノリンナトリウム塩について，肝ミクロゾームを用いたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の評価結果が記載されている。

　本件発明１の式（Ｉ）の化合物は，スタチンに該当する。スタチンは，共通の特徴として，ジヒドロキシヘプテン酸（若しくはジヒドロキシヘプタン酸）又はその誘導体（「ＨＭＧ様部位」）とＨＭＧ様部位に結合する骨格とを有する。血漿中を循環する活性型では，ＨＭＧ様部位は，開環のジヒドロキシヘプタン酸（又はジヒドロキシヘプテン酸）の形にある（甲７，８）。

　スタチン化合物がヒトの体に投与される場合，当該化合物は，体内の水性媒体に溶解する。例えば，スタチン化合物が経口投与される場合，当該化合物は，胃腸液に溶解する。溶解の際，スタチン化合物は，その当初の構造に応じて，カチオン（例えば，ナトリウムカチオン及びカルシウムカチオン）及びアニオン（例えば，ロスバスタチンアニオン）を形成する。スタチン化合物が一旦溶解すると，スタチンアニオンは，胃腸液の中に存在する他のイオンと自由に相互作用する。胃腸液は，水素，ナトリウム，カリウム及びマグネシウムカチオンなどの数多くのイオンを含有する。したがって，ロスバスタチンアニオンは，これら全てのカチオンと会合し遊離し得る。胃腸液への溶解の後，ロスバスタチンアニオンは，腸管を通過して血液系に入る。血液系では，ロスバスタチンアニオンは，血液系中の全てのカチオン（ナトリウムが支配的である。）と会合し遊離し得る。

　以上のとおり，ロスバスタチンアニオンがいずれの塩から生じたのか，もはや区別することはできない（丙１３）。

　したがって，特許請求の範囲の記載は，本件明細書の試験例によってサポートされている。

　(2) 本件発明の課題について

　ア(ｱ) 医薬品の有効成分には，医薬品になり得る程度の薬理活性が求められる。もっとも，新たな有効成分の薬理活性が，既に上市された有効成分と同程度のレベルであっても，その新たな有効成分は，代替的な解決手段を提供するという点で，技術的な価値を有する。

　例えば，二つの有効成分が同じレベルの薬理活性を示す場合であっても，他の観点（例えば，薬物動態及び有害事象での差異）により，投与すべき患者群に違いが生じることもあり得る。この場合，二つの有効成分は，いずれも技術的な価値を有する。

　したがって，サポート要件の課題として，従来技術の全ての有効成分を上回る薬理活性が求められるわけではない。

　(ｲ) 仮に，原告らの主張が正しいとすると，発明者は，クレームされた発明の化合物について，ありとあらゆる全ての公知化合物との比較試験を行い，公知化合物よりも優れた活性を証明することを強いられる。このような結論は不当である。

　イ(ｱ) 本件発明１，２，５，９～１１の化合物は，本件明細書【０００４】記載の一般式（Ｉ）で示される化合物に含まれるから，本件発明１，２，５，９～１１の解決課題は，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物の提供であり，本件発明１２の解決課題は，そのような化合物を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の提供であることは，本件明細書の【０００３】及び【０００４】の記載から理解できる。

　そして，そのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の程度としては，【０００３】の記載からは，「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度で足りると理解できる。

　そうすると，本件発明の課題は，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性化合物又はその化合物を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することであり，サポート要件の充足性は，本件発明１，２，５，９～１１の化合物を得ることができ（製造することができ），かつ，得られた化合物が優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが当業者に理解できるように発明の詳細な説明に記載されているかで判断されるべきである。

　(ｲ) この点を措いても，メビノリンは，本件優先日当時に市販されていた代表的なスタチン系ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であり，新規スタチン系ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の活性評価の比較対象としてメビノリンを使用することは，本件優先日当時の技術常識であった（甲１，２，７，１５，１９，２７など）。

　(ｳ) 原告らの甲１６に依拠する主張は，異なる実験系で得られたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性ＩＣ５０の絶対値をメビノリンを介して比較するものであり失当である。

　また，ｉｎ ｖｉｖｏコレステロール生合成阻害活性とｉｎ ｖｉｔｒｏＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性とは同一の活性ではなく，測定方法も異なるのであって，原告らの主張は，ある活性に関して得られた活性比を，他の異なる活性にそのまま当てはめようとするものであり失当である。

　ウ 発明の解決すべき課題は，本件明細書の記載から出願当時の技術常識を勘案して認定されるべきものであり，出願経過を考慮すべきではないから，特許出願人の主観によって左右されることはない。

　(3) 当業者は，本件発明１の課題を解決できると認識することができること

　ア 本件明細書の【００４０】～【００４２】には，本件発明１に係るロスバスタチンカルシウムのナトリウム塩である化合物（Ｉａ－１）のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用が，メビノリンＮａの阻害活性を１００とした場合に４４２の相対活性を有することが記載されており，当業者であれば，化合物Ｉａ－１（ナトリウム塩）とカルシウム塩とは生体内で同様の活性を示すと認識できるから，本件明細書には，本件発明１がメビノリンナトリウムより強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが開示されている。

　しかも，実際に，甲３によると，カルシウム塩であるロスバスタチンカルシウムが，メビノリンナトリウムよりも高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示しているから，上記推認が正しいことが裏付けられる。

　イ 被告は，本件審判の平成２８年３月２４日付け上申書において，本件発明１が本件明細書の化合物Ｉａ－１のデータからサポートされていることを，明確に主張している（乙６９）。

　そもそも，「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」の判断においては，出願経過を考慮すべきではないから，特許権者の主観によって左右されることはない（乙６２）。

　(4) 当業者は，本件発明１の化合物全体がメビノリンナトリウムよりＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いと理解できること

　ア 本件審判では，サポート要件違反（無効理由２）について，本件発明１の化合物のうち，本件明細書の化合物Ｉａ－１のカルシウム塩がサポートされていないという主張しかされていないから，審決取消訴訟において，本件発明１の化合物全体がサポートされていないとの主張を新たに追加することは，許されない。

　イ 甲１６の化合物２ｒ，２ｓと化合物２ｔ，２ｕ，２ｖ，２ｗは，ピリミジン環６位（甲１６のＲ１に相当）の置換基のみならず，２位（甲１６のＲ３に相当）の置換基も異なっているから，６位の置換基の違いのみを強調する原告らの主張は失当である。

　ロスバスタチンでは，式（Ⅰ）においてＲ2がパラフルオロフェニルでありＲ3がイソプロピルの場合に，ピリミジン環の２位の置換基の修飾（－ＸＲ１；Ｒ1はメチル，Ｘは－Ｎ（ＳＯ２ＣＨ３）－）により，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の向上を実現した。

　式（Ｉ）：

　（Ｒ1は低級アルキル；Ｒ2はハロゲンにより置換されたフェニル；Ｒ3は低級アルキル；破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）

　この２位の置換基の修飾によるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の向上は，上記のＲ２及びＲ３の限定的な範囲内においては，ロスバスタチンに限らず他の化合物でも合理的に期待できる。

　したがって，本件発明１は，当業者が本件明細書及び技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲である。

　よって，当業者は，化合物Ｉａ－１がメビノリンナトリウムよりもＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が高いという本件明細書の開示から，本件発明１の化合物であれば，同様のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物となると理解できる。

　(5) 以上のとおり，本件発明は，サポート要件を充足する。

　なお，原告らの本件発明１に関する取消事由２(3)の主張は，本件発明２及び１１には当てはまらない。

第７ 当裁判所の判断

　１ 本案前の抗弁について

　(1)ア 本件審判請求が行われたのは平成２７年３月３１日であるから，審判請求に関しては同日当時の特許法（平成２６年法律第３６号による改正前の特許法）が適用されるところ，当時の特許法１２３条２項は，「特許無効審判は，何人も請求することができる（以下略）」として，利害関係の存否にかかわらず，特許無効審判請求をすることができる旨を規定していた（なお，冒認や共同出願違反に関しては別個の定めが置かれているが，本件には関係しないので，触れないこととする。この点は，以下の判断においても同様である。）。

　このような規定が置かれた趣旨は，特許権が独占権であり，何人に対しても特許権者の許諾なく特許権に係る技術を使用することを禁ずるものであるところから，誤って登録された特許を無効にすることは，全ての人の利益となる公益的な行為であるという性格を有することに鑑み，その請求権者を，当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を有している者に限定せず，広く一般人に広げたところにあると解される。

　そして，特許無効審判請求は，当該特許権の存続期間満了後も行うことができるのであるから（特許法１２３条３項），特許権の存続期間が満了したからといって，特許無効審判請求を行う利益，したがって，特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益が消滅するものではないことも明らかである。

　イ 被告は，特許無効審判請求を不成立とした審決に対する特許権の存続期間満了後の取消しの訴えについて，東京高裁平成２年１２月２６日判決を引用して，訴えの利益が認められるのは当該特許権の存在による審判請求人の法的不利益が具体的なものとして存在すると評価できる場合のみに限られる旨主張する。

　しかし，特許権消滅後に特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益が認められる場合が，特許権の存続期間が経過したとしても，特許権者と審判請求人との間に，当該特許の有効か無効かが前提問題となる損害賠償請求等の紛争が生じていたり，今後そのような紛争に発展する原因となる可能性がある事実関係があることが認められ，当該特許権の存在による審判請求人の法的不利益が具体的なものとして存在すると評価できる場合のみに限られるとすると，訴えの利益は，職権調査事項であることから，裁判所は，特許権消滅後，当該特許の有効・無効が前提問題となる紛争やそのような紛争に発展する可能性の事実関係の有無を調査・判断しなければならない。そして，そのためには，裁判所は，当事者に対して，例えば，自己の製造した製品が特定の特許の侵害品であるか否かにつき，現に紛争が生じていることや，今後そのような紛争に発展する原因となる可能性がある事実関係が存在すること等を主張することを求めることとなるが，このような主張には，自己の製造した製品が当該特許発明の実施品であると評価され得る可能性がある構成を有していること等，自己に不利益になる可能性がある事実の主張が含まれ得る。

　このような事実の主張を当事者に強いる結果となるのは，相当ではない。

　ウ もっとも，特許権の存続期間が満了し，かつ，特許権の存続期間中にされた行為について，何人に対しても，損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり，刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情が存する場合，例えば，特許権の存続期間が満了してから既に２０年が経過した場合等には，もはや当該特許権の存在によって不利益を受けるおそれがある者が全くいなくなったことになるから，特許を無効にすることは意味がないものというべきである。

　したがって，このような場合には，特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益も失われるものと解される。

　エ 以上によると，平成２６年法律第３６号による改正前の特許法の下において，特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は，特許権消滅後であっても，特許権の存続期間中にされた行為について，何人に対しても，損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり，刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情がない限り，失われることはない。

　オ 以上を踏まえて本件を検討してみると，本件において上記のような特段の事情が存するとは認められないから，本件訴訟の訴えの利益は失われていない。

　(2) なお，平成２６年法律第３６号による改正によって，特許無効審判は，「利害関係人」のみが行うことができるものとされ，代わりに，「何人も」行うことができるところの特許異議申立制度が導入されたことにより，現在においては，特許無効審判請求をすることができるのは，特許を無効にすることについて私的な利害関係を有する者のみに限定されたものと解さざるを得ない。

　しかし，特許権侵害を問題にされる可能性が少しでも残っている限り，そのような問題を提起されるおそれのある者は，当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を有し，特許無効審判請求を行う利益（したがって，特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益）を有することは明らかであるから，訴えの利益が消滅したというためには，客観的に見て，原告に対し特許権侵害を問題にされる可能性が全くなくなったと認められることが必要であり，特許権の存続期間が満了し，かつ，特許権の存続期間中にされた行為について，原告に対し，損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり，刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情が存することが必要であると解すべきである。

　２ 本件発明について

　(1) 本件発明は，前記第２の２のとおりであるところ，本件明細書（甲８１）の発明の詳細な説明には，次の記載がある。

　ア 産業上の利用分野

　【０００１】本発明は，３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリルコエンザイムＡ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）還元酵素阻害剤に関する。さらに詳しくは，コレステロール生合成の律速酵素であるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素を特異的に阻害し，コレステロールの合成を抑制することにより，高コレステロール血症，高リポタンパク血症，更にはアテローム性動脈硬化症の治療に有効である。

　イ 従来の技術

　【０００２】高コレステロール血症はしばしば現れる心臓血管疾患であるアテローム性動脈硬化症の重大な危険因子である。従って，コレステロール合成の中心的酵素である３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリルＣｏＡからメバロン酸の合成を触媒するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素の活性への影響を調べることがアテローム性動脈硬化症を治療するための新規な薬剤を開発するために必要である。このような薬剤としては，カビの代謝産物またはそれを部分的に修飾して得られたメビノリン（・・・），プラバスタチン（・・・）およびシンバスタチン（・・・）が，第１世代のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として知られている。これに対して，最近では，フルバスタチン（・・・）およびＢＭＹ２２０８９（・・・）等の合成ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が開発され第２世代として期待されている。

　ウ 発明が解決しようとする課題

　【０００３】以上によりコレステロールの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化の予防および治療に重要であり，このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている。

　エ 課題を解決するための手段

　【０００４】本発明者らは，前述の事情を考慮し鋭意研究した結果，下記一般式で示される化合物が優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することを見出して本発明を完成した。即ち，本発明は式（Ｉ）：【化９】（式中，Ｒ１は低級アルキル，アリールまたはアラルキルでありこれらの基はそれぞれ置換されていてもよい；Ｒ２およびＲ３はそれぞれ独立して水素，低級アルキルまたはアリールであり該アルキルおよびアリールはそれぞれ置換されていてもよい；Ｒ４は水素，低級アルキルまたは非毒性の薬学的に許容しうる塩を形成する陽イオン；Ｘは硫黄，酸素，スルホニル基または置換されていてもよいイミノ基；破線は二重結合の有無をそれぞれ表わす）で示される化合物またはその閉環ラクトン体で示されるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤に関する。

　オ 実施例

　【００２９】実施例１（＋）－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル］－（３Ｒ，５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸ナトリウム（Ｉａ－１）…【００３３】

　（５）…メチル ７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノ）ピリミジン－５－イル］－（３Ｒ，５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテネ－ト（Ｉｂ－１）１１．４ｇ（収率：８５．２％）を飴状物として得られる。【化２１】・・・【００３４】

　（６）化合物（Ｉｂ－１）１１．４ｇおよびエタノール１６０ｍｌ溶液に氷冷下で０．１Ｎ水酸化ナトリウム２２３ｍｌを加えて徐々に室温とし，１時間撹拌する。溶媒を減圧留去して，残渣にエーテルを加えて撹拌することにより目的化合物（Ｉａ－１）１１．０ｇ（収率：９５．０％）を結晶性粉末として得られる。【化２２】・・・【００３９】実施例８化合物（Ｉａ－１）のＣａ塩の合成方法化合物（Ｉａ－１）（Ｎａ塩）１．５０ｇ（３．００ｍｍｏｌ）を１５ｍｌの水に溶解し，窒素気流下室温で攪拌する。そこへ１ｍｏｌ／Ｌ塩化カルシウム水溶液３．００ｍｌ（３．００ｍｍｏｌ）を３分間かけて滴下する。その後，同温度で２時間攪拌し，析出物を濾取し，水洗，乾燥して粉末状のＣａ塩１．３２ｇを得る。この化合物は１５５℃から溶融が始まるが，明確な融点を示さない。・・・【００４０】生物活性評価［試験例］ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用

　（１）ラット肝ミクロゾームの製法

　２週間２％コレスチラミンを含む通常食および飲水を自由摂取させたＳｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラットを用いて，黒田らの報告（（Ｂｉｏｃｈｉｍ． Ｂｉｏｐｈｙｓ． Ａｃｔａ），４８６巻，７０頁（１９７７年）参照）にしたがって精製した。１０５０００×ｇで遠心分離して得られるミクロゾーム分画は１５ｍＭニコチンアミドと２ｍＭ塩化マグネシウムを含む溶液（１００ｍＭリン酸カリウム緩衝溶液中，ｐＨ７．４）で１度洗浄したのち，用いた肝重量と同量のニコチンアミドと塩化マグネシウムを含有する緩衝液を加え均一化し，－８０℃に冷却し，保存した。【００４１】

　（２）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性測定法

　－８０℃で保存したラット肝ミクロゾーム１００μｌを０℃で溶解させ，冷リン酸カリウム緩衝液（１００ｍＭ，ｐＨ７．４）０．７ｍｌで薄め，５０ｍＭＥＤＴＡ溶液（前記リン酸カリウム緩衝液溶液）０．８ｍｌと１００ｍＭジチオスレイトール溶液（前記リン酸カリウム緩衝液溶液）０．４ｍｌを加え，０℃に保った。このミクロゾーム溶液１．６７５ｍｌに２５ｍＭＮＡＤＰＨ溶液（前記リン酸カリウム緩衝液溶液）６７０μｌを混じ，この溶液を０．５ｍＭ［３－１４Ｃ］ＨＭＧ－ＣｏＡ溶液（３ｍＣｉ／ｍｍｏｌ）６７０μｌに加えた。このミクロゾームとＨＭＧ－ＣｏＡの混液４５μｌに被検化合物のナトリウム塩のリン酸カリウム緩衝液溶液５μｌを混じ，３７℃で３０分間インキュベートした。冷後，１０μｌの２Ｎ塩酸を加えて，再び３７℃で１５分間インキュベートした。この混合物３０μｌを０．５ｍｍ厚シリカゲル薄層クロマト板（メルク社製 Ｍｅｒｃｋ ＡＧ，商品名 Ａｒ

　ｔ ５７４４）にアプライし，トルエン－アセトン（１：１）で展開したのち，Ｒｆ値が０．４５～０．６０の部分をかきとり，１０ｍｌのシンチレーションカクテルを入れたバイアル中に加えてシンチレーションカウンターで比放射能を測定した。本法により測定したメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を１００とした時の本発明化合物の相対活性を表４に示した。【００４２】以上のように，特に本発明化合物はメビノリンよりも強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す有効な薬剤であると考えられる。

　(2) 本件特許の特許請求の範囲の記載（前記第２の２）及び前記(1)の本件明細書の記載によると，本件発明について，以下のとおり認められる。

　本件発明は，コレステロール生合成の律速酵素である３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリルコエンザイムＡ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）還元酵素を特異的に阻害し，コレステロールの合成を抑制することにより，高コレステロール血症，高リポタンパク血症，更にはアテローム性動脈硬化症の治療に有効な，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤に関するものである（【請求項１２】，【０００１】）。

　従来，カビの代謝産物又はそれを部分的に修飾して得られたメビノリン，プラバスタチン及びシンバスタチンが，第１世代のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として知られており，また，最近，フルバスタチン，ＢＭＹ２２０８９等の合成ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が開発され第２世代として期待されている（【０００２】）ところ，コレステロールの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化の予防及び治療に重要であり，このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれていた（【０００３】）。

　発明者らは，下記の式(Ｉ)：（式中，Ｒ1は低級アルキル；Ｒ2はハロゲンにより置換されたフェニル；Ｒ3は低級アルキル；Ｒ4は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）で示される化合物又はその閉環ラクトン体である化合物が，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することを見いだし，本件発明を完成した（【請求項１】，【０００４】）。

　そして，本件発明に包含される「（＋）－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル］－（３Ｒ，５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」（【請求項２】）を「ナトリウム塩」とした化合物である化合物（Ｉａ－１）（【００２９】，【００３４】）のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用を，ラット肝ミクロゾーム画分を用いた測定法により測定したところ（【００４０】，【００４１】），メビノリンのナトリウム塩の阻害活性を１００として，４４２の相対活性を有していたことから，本件発明の化合物は，メビノリンよりも強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す有効な薬剤であると考えられるものである（【００４２】）。

　３ 取消事由１について

　(1) 進歩性の判断について

　特許法２９条１項は，「産業上利用することができる発明をした者は，次に掲げる発明を除き，その発明について特許を受けることができる。」と定め，同項３号として，「特許出願前に日本国内又は外国において」「頒布された刊行物に記載された発明」を挙げている。同条２項は，特許出願前に当業者が同条１項各号に定める発明に基づいて容易に発明をすることができたときは，その発明については，特許を受けることができない旨を規定し，いわゆる進歩性を有していない発明は特許を受けることができないことを定めている。

　上記進歩性に係る要件が認められるかどうかは，特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明（以下「本願発明」という。）を認定した上で，同条１項各号所定の発明と対比し，一致する点及び相違する点を認定し，相違する点が存する場合には，当業者が，出願時（又は優先権主張日。以下「３ 取消事由１について」において同じ。）の技術水準に基づいて，当該相違点に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかを判断することとなる。

　このような進歩性の判断に際し，本願発明と対比すべき同条１項各号所定の発明（以下「主引用発明」といい，後記「副引用発明」と併せて「引用発明」という。）は，通常，本願発明と技術分野が関連し，当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されるところ，同条１項３号の「刊行物に記載された発明」については，当業者が，出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから，当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。そして，当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され，当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には，当業者は，特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り，当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない。

　したがって，引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であって，当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され，当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には，特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り，当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず，これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。

　この理は，本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する他の同条1項３号所定の「刊行物に記載された発明」（以下「副引用発明」という。）があり，主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合において，刊行物から副引用発明を認定するときも，同様である。したがって，副引用発明が「刊行物に記載された発明」であって，当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され，当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には，特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り，当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず，これを副引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。そして，上記のとおり，主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には，①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆，技術分野の関連性，課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して，主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに，②適用を阻害する要因の有無，予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，上記①については，特許の無効を主張する者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては，特許庁長官）が，上記②については，特許権者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては，特許出願人）が，それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張，立証する必要があるものということができる。

　(2) 甲１発明について

　ア 甲１の記載内容

　甲１（特表平３－５０１６１３号公報）には，次の記載がある。

　(ｱ) 請求の範囲

　「１．遊離酸型，またはそのエステルもしくはδ－ラクトン型，或いは適当ならば塩型における式Ｉ式中，Ｒ１及びＲ２は独立に，不斉炭素原子を含まぬＣ１～６アルキル；Ｃ３～６シクロアルキル；またはであり，ここで，ｍは０，１，２または３であり；Ｒ３は水素，Ｃ１～３アルキル，ｎ－ブチル，ｉ－ブチル，ｔ－ブチル，Ｃ１～３アルコキシ，ｎ－ブトキシ，ｉ－ブトキシ，トリフルオロメチル，フルオロ，クロロ，フェノキシまたはベンジルオキシであり；Ｒ４は水素，Ｃ１～３アルキル，Ｃ１～３アルコキシ，トリフルオロメチル，フルオロ，クロロ，フェノキシまたはベンジルオキシであり；そしてＲ５は水素，Ｃ１～２アルキル，Ｃ１～２アルコキシ，フルオロまたはクロロであり；条件として，多くて，Ｒ３及びＲ４の１つがトリフルオロメチルであり；多くて，Ｒ３及びＲ４の１つがフェノキシであり；そして多くて，Ｒ３及びＲ４の１つがベンジルオキシであるものとする；或いはＲ１は上に定義したとおりであり，そしてＲ２はベンジルオキシ；ペンジルチオ；－Ｎ（Ｒ８）２，但し，Ｒ８は独立に，不斉炭素原子を含まぬＣ１～４アルキルであるか，または双方のＲ８は窒素原子と一緒になって，５－，６－または７－員の随時置換されていてもよい環の部分を形成し，該環は随時ヘテロ原子を含んでいてもよい（環Ｂ）；またはＱであり，ここで，ＱはＱ’またはＱ”であり，ここで，Ｑ’は複素環式基であり，該基は随時Ｃ１～２アルキルまたはＣ１～２アルコキシで一置換または独立に二置換されていてもよく，そしてＱ”はＱ”ａ，但し，Ｑ”ａは式中，Ｒ３，Ｒ４及びＲ５は条件も含めて，上に定義したとおりである，である，またはＱ”ｂ，但し，Ｑ”ｂは式中，Ｒ４及びＲ５は上に定義したとおりである，である，であり；Ｘはエチレンまたはビニレンであり；そしてＹは式式中，Ｒ６は水素またはＣ１～３アルキルであり；そしてＲ７は水素，エステル基（Ｒ７’）またはカチオン（Ｍ）である，の基Ｙ’；式式中，Ｒ６は上に定義したとおりである，の基Ｙ”；または式式中，Ｒ６及びＲ７は上に定義したとおりである，の基Ｙ”’であり：条件として，Ｙが基Ｙ”’である場合，Ｘはビニレンであり，そして／またはＲ６はＣ１～３アルキルであるものとする，の化合物。」（特許請求の範囲の請求項１）

　(ｲ) 明細書（１１頁右下欄９行～１２頁左上欄１３行）

　「殊に本化合物は次の試薬において活性を示す：

　試験Ａ．３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリル補酵素Ａ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）還元酵素阻害の試験管内顆粒体評価分析：ヨーロッパ特許第１１４，０２７号に記載されている：

　試験Ａによって次の結果が得られた：実施例１１ｄの生成物：ＩＣ５０＝０．０３９μＭ；実施例１ｂ）の生成物：ＩＣ５０＝０．０２６μＭ；コンパクチン（Ｃｏｍｐａｃｔｉｎ）：ＩＣ５０＝１．０１μＭ；メビノリン（Ｍｅｖｉｎｏｌｉｎ）：ＩＣ５０＝０．３５２μＭ。

　ＩＣ５０は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素活性の５０％阻害をもたらすために計算された評価分析系における試験物質の濃度である。試験を０．０５μＭ乃至１０００μＭ間の試験物質の濃度で行った。

　試験Ｂ．生体内コレステロール生合成阻害試験：ヨーロッパ特許第１１４，０２７号に記載されている：

　試験Ｂによって次の結果が得られた：実施例１１ｄの生成物：ＥＤ５０＝０．０４ｍｇ／ｋｇ；実施例１ｂ）の生成物：ＥＤ５０＝０．０２８ｍｇ／ｋｇ；コンパクチン：ＥＤ５０＝３．５ｍｇ／ｋｇ；メビノリン：ＥＤ５０＝０．４１ｍｇ／ｋｇ。

　ＥＤ５０は，３β－ヒドロキシステロール合成の５０％阻害をもたらすために計算された試験物質の投薬量である。試験を０．０１ｍｇ／ｋｇ乃至１０ｍｇ／ｋｇ間の試験投薬量で行った。

　上記の試験データは，本化合物がコレステロール生合成における律速酵素，３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリル補酵素Ａ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）の拮抗阻害剤であり，従つて，本化合物はコレステロール生合成の阻害剤であることを示している。従つて，本化合物は動物，例えば哺乳類，特に大きな霊長類の動物における血中コレステロールレベルを降下させる際の用途を示し，過脂肪蛋白血症処置剤及び抗アテローム性動脈硬化剤としての用途を示している。」

　(ｳ) 明細書（１２頁左下欄３行～１３頁左上欄３行）

　「実施例１：（３Ｒ，５Ｓ）－［Ｅ］－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－（１－メチルエチル）－２－（ジメチルアミノ）ピリミジン－５－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸，（１，１－ジメチルエチル）エステル；及びナトリウム塩（Ｒ１＝イソプロピル；Ｒ２＝ジメチルアミノ；Ｑ＝４－フルオロフェニル；Ｘ＝（Ｅ）－ＣＨ＝ＣＨ－；Ｙ＝基Ｙ’，但し，Ｒ４＝Ｈ，Ｒ７＝ｔｅｒｔ－ブチルまたはＮａそして立体配置は３Ｒ，５Ｓである）［（方法ｃ）（脱保護）及び塩型で回収］ａ）脱保護：

　ＣＨ３ＣＮ３５０ｍｌに溶解した（３Ｒ，５Ｓ）－［Ｅ］－３，５－ビス［［（１，１－ジメチルエチル）－ジフェニルシリル］オキシ］－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－（１－メチルエチル）－２－（ジメチルアミノ）ピリミジン－５－イル］－６－ヘプテン酸，１，１－ジメチルエチルエステル（下記参照）１４．２ｇをフッ化テトラ－ｎ－ブチルアンモニウム，三水和物４７．２ｇ，アセトニトリル３５０ｍｌ及び氷酢酸９ｇ（８．６ｍｌ）の混合物に加えた。混合物をアルゴン下にて４５～５０℃で撹拌し，次に６５℃で２４時間撹拌した。反応混合物を飽和塩化ナトリウム溶液１５０ｍｌ，飽和炭酸ナトリウム溶液２００ｍｌ及び水１．３５ｌに注ぎ（添加後のｐＨをほぼ７．５～８．５にすべきである），混合物をジエチルエーテルで３回抽出した。ジエチルエーテル抽出液を合液し，水各５００ｍｌで３回洗浄し，無水ＭｇＳＯ４上で乾燥し，濾過し，減圧下で蒸発させ，油を得た。粗製の生成物を２３０－４００ＡＳＴＭシリカゲル上で，溶離剤としてヘキサン：酢酸エチル６：４混合物を用いて，フラッシュクロマトグラフィーにかけた。黄色油が単離されこのものをヘキサンと共に砕解し，淡黄色粉末を得た。（３Ｒ，５Ｓ）－［Ｅ］－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－（１－メチルエチル）－２－（ジメチルアミノ）ピリミジン－５－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸，（１，１－ジメチルエチル）エステルが得られた（融点１１４～１１６℃；２５［α］Ｄ＝＋７．７°，ＣＨＣｌ３）ｂ）加水分解：

　上記の工程ａ）の生成物１２．３５ｇ，１Ｎ ＮａＯＨ２６．０ｍｌ及びエタノール１５０ｍｌを合わせ，室温で３～４時間撹拌した。溶媒を回転蒸発機で蒸発させた。残渣をトルエン約１５０ｍｌで処理し，トルエンを回転蒸発機で蒸発させた。これをくり返し行い，最終残渣をヘキサン－エーテルの混合物と共に砕解し，淡黄色固体を得た。このものを濾過し，乾燥し，（３Ｒ，５Ｓ）－［Ｅ］－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－（１－メチルエチル）－２－（ジメチルアミノ）ピリミジン－５－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプタン酸［判決注：「ヘプテン２５酸」の誤記と認める。］ナトリウムを得た（融点２３１～２３３℃；［α］Ｄ＝＋３３．３°，ｃ＝Ｈ２Ｏ １ｍｌ中２０．６２５ｍｇ）。」

　(ｴ) 明細書（２０頁左下）

　「実施例１１」

　イ 甲１発明の認定

　前記アによると，甲１発明は，審決の認定のとおり，「（Ｍ＝Ｎａ）の化合物」であると認められる。この点について，当事者間に争いはない。

　(3) 主引用発明の選択について

　前記２(2)のとおり，本件発明は，コレステロール生合成の律速酵素である３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリルコエンザイムＡ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）還元酵素を特異的に阻害し，コレステロールの合成を抑制することにより，高コレステロール血症，高リポタンパク血症，更にはアテローム性動脈硬化症の治療に有効な，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤に関するものであり，前記(2)アのとおり，甲１発明も，コレステロール生合成における律速酵素である３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリル補酵素Ａ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）の拮抗阻害剤であって，血中コレステロールレベルを降下させる過脂肪蛋白血症処置剤及び抗アテローム性動脈硬化剤に関するものであるから，本件発明と技術分野を共通にし，本件発明の属する技術分野の当業者が検討対象とする範囲内のものであるといえる。

　また，本件発明１と前記(2)イ認定の甲１発明とを対比すると，審決の認定のとおり，次の【一致点】記載の点で一致し，この点において，当事者間に争いはなく，近似する構成を有するものであるから，甲１発明は，本件発明の構成と比較し得るものであるといえる。【一致点】「式（Ｉ）（式中，Ｒ１は低級アルキル；Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；Ｒ３は低級アルキル；破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物」である点

　そうすると， 甲１発明は，本件発明の進歩性を検討するに当たっての基礎となる，公知の技術的思想といえる。

　以上によると，甲１発明は，本件発明についての特許法２９条２項の進歩性の判断における主引用発明とすることが不相当であるとは解されない。これに反する被告らの主張を採用することはできない。

　(4) 対比

　そこで，本件発明１と前記(2)イ認定の甲１発明とを対比すると，前記(3)のとおり，審決認定の【一致点】の点で一致し，次の【相違点】の点で相違する。この点において，当事者間に争いはない。【相違点】（１－ⅰ）

　Ｘが，本件発明１では，アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し，甲１発明では，メチル基により置換されたイミノ基である点（１－ⅱ）

　Ｒ４が，本件発明１では，水素又はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオンであるのに対し，甲１発明では，ナトリウム塩を形成するナトリウムイオンである点

　(5) 本件発明１と甲１発明の相違点の判断

　ア 相違点（１－ⅰ）の判断

　(ｱ) 原告らは，相違点（１－ⅰ）につき，甲１発明に甲２発明を組み合わせること，具体的には，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基（－Ｎ（ＣＨ３）２）の二つのメチル基（－ＣＨ３）のうちの一方を甲２発明であるアルキルスルホニル基（－ＳＯ２Ｒ’（Ｒ’はアルキル基））に置き換えること，すなわち，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換えることにより，本件発明１に係る構成を容易に想到することができる旨主張している。

　そこで，甲２発明について検討する。

　(ｲ)ａ 甲２（特開平１－２６１３７７公報）には，次の記載がある。

　(a) 特許請求の範囲「１．一般式式中，Ｒ１はシクロアルキルを表わすか，或いはアルキルを表わし，該基はハロゲン，シアノ，アルコキシ，アルキルチオ，アルキルスルホニル，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，トリフルオロメチルチオ，トリフルオロメチルスルホニル，アルコキシカルボニルもしくはアシルで，または式－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は同一もしくは相異なるものであり，アルキル，アリール，アラルキル，アシル，アルキルスルホニルまたはアリールスルホニルを表わす，の基で，またはカルバモイル，ジアルキルカルバモイル，スルファモイル，ジアルキルスルファモイル，ヘテロアリール，アリール，アリールオキシ，アリールチオ，アリールスルホニル，アラルコキシ，アラルキルチオもしくはアラルキルスルホニルで置換されていてもよく，最後に述べた置換基のヘテロアリール及びアリール基はハロゲン，シアノ，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，アルキル，アルコキシ，アルキルチオまたはアルキルスルホニルからなる同一もしくは相異なる置換基で一置換，二置換または三置換されていてもよく，Ｒ２はヘテロアリールを表わし，該基はハロゲン，アルキル，アルコキシ，アルキルチオ，アルキルスルホニル，アリール，アリールオキシ，アリールチオ，アリールスルホニル，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，トリフルオロメチルチオもしくはアルコキシカルボニルまたは式－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は上記の意味を有する，の基からなる同一もしくは相異なる基で一置換，二置換または三置換されていてもよく或いはＲ２はアリールを表わし，該基はアルキル，アルコキシ，アルキルチオ，アルキルスルホニル，アリール，アリールオキシ，アリールチオ，アリールスルホニル，アラルキル，アラルコキシ，アラルキルチオ，アラルキルスルホニル，ハロゲン，シアノ，ニトロ，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，トリフルオロメチルチオ，アルコキシカルボニル，スルファモイル，ジアルキルスルファモイル，カルバモイルもしくはジアルキルカルバモイル，または式－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は上記の意味を有する，の基からなる同一もしくは相異なる基で一置換乃至五置換されていてもよく，Ｒ３は水素を表わすか，シクロアルキルを表わすか，アルキルを表わし，該基はハロゲン，シアノ，アルコキシ，アルキルチオ，アルキルスルホニル，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，トリフルオロメチルチオ，トリフルオロメチルスルホニル，アルコキシカルボニルもしくはアシルで，或いは式－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は上記の意味を有する，の基で，またはカルバモイル，ジアルキルカルバモイル，スルファモイル，ジアルキルスルファモイル，ヘテロアリール，アリール，アリールオキシ，アリールチオ，アリールスルホニル，アラルコキシ，アラルキルチオもしくはアラルキルスルホニルで置換されていてもよく，最後に述べた置換基のヘテロアリール及びアリール基はハロゲン，シアノ，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，アルキル，アルコキシ，アルキルチオまたはアルキルスルホニルからなる同一もしくは相異なる基で一置換，二置換または三置換されていてもよく，またはＲ３はヘテロアリールを表わし，該基はハロゲン，アルキル，アルコキシ，アルキルチオ，アルキルスルホニル，アリール，アリールオキシ，アリールチオ，アリールスルホニル，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，トリフルオロメチルチオもしは（判決注：「もしくは」の誤記と認める。）アルコキシで，または式－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は上記の意味を有する，の基からなる同一もしくは相異なる基で一置換，二置換または三置換されていてもよく，或いはＲ３はアリールを表わし，該基はアルキル，アルコキシ，アルキルチオ，アルキルスルホニル，アリール，アリールオキシ，アリールチオ，アリールスルホニル，アラルキル，アラルコキシ，アラルキルチオ，アラルキルスルホニル，ハロゲン，シアノ，ニトロ，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，トリフルオロメチルチオ，アルコキシカルボニル，スルファモイル，ジアルキルスルファモイル，カルバモイルもしくはジアルキルカルボニルで，または式－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は上記の意味を有する，の基からなる同一もしくは相異なる基で一置換乃至五置換されていてもよく，或いはＲ３はアルコキシ，アリールオキシ，アラルコキシ，アルキルチオ，アリールチオもしくはアラルキルチオを表わすか，または式－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は上記の意味を有する，の基を表わし，Ｘは式－ＣＨ２－ＣＨ２－または－ＣＨ＝ＣＨ－の基を表わし，そしてＡは式またはの基を表わし，ここに，Ｒ６は水素またはアルキルを表わし，そしてＲ７は水素を表わすか，メチル，アラルキルまたはアリール基を表わすか，或いはカチオンを表わす，の置換されたピリミジン。」

　(b) 発明の詳細な説明（６頁左下欄２行～５行）「驚くべきことに，本発明における置換されたピリミジンはＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素（３－ヒドロキシ－３－メチル－グルタリル補酵素Ａ還元酵素）において良好な阻害作用を示す。」

　(c) 発明の詳細な説明（８頁右上欄１１行～左下欄７行）「Ｒ７がカチオンを表わす場合，好ましくは生理学的に許容し得る金属カチオンまたはアンモニウムカチオンを意味する。これに関して，アルカリ金属またはアルカリ土類金属カチオン，例えばナトリウムカチオン，カリウムカチオン，マグネシウムカチオンまたはカルシウムカチオン，及びまたアルミニウムカチオンまたはアンモニウムカチオン，並びにまたアミン，例えばジ低級アルキルアミン（Ｃ１～約Ｃ６），トリ低級アルキルアミン（Ｃ１～約Ｃ６），ジベンジルアミン，Ｎ，Ｎ’－ジベンジルエチレンジアミン，Ｎ－ベンジル－β－フェニルエチルアミン，Ｎ－メチルモルホリン，Ｎ－エチルモルホリン，ジヒドロアビエチルアミン，Ｎ，Ｎ’－ビス－ジヒドロアビエチルエチレンジアミン，Ｎ－低級アルキルピペリジン及び塩の生成に使用し得る他のアミンによる無毒性の置換されたアンモニウムカチオンが好ましい。」(d) 発明の詳細な説明（１０頁左上欄下から９行～１１頁右下欄１０行）「 一般式（Ｉ）の殊に好ましい化合物は，

　Ｒ１がシクロプロピル，シクロペンチルまたはシクロヘキシルを表わすか，或いはメチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，ｓｅｃ－ブチル，ｔｅｒｔ－ブチルを表わし，その各々はフッ素，塩素，臭素，シアノ，メトキシ，エトキシ，プロポキシ，イソプロポキシ，ブトキシ，ｓｅｃ－ブトキシ，ｔｅｒｔ－ブトキシ，メチルチオ，エチルチオ，プロピルチオ，イソプロピルチオ，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニル，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，メトキシカルボニル，エトキシカルボニル，ブトキシカルボニル，イソブトキシカルボニル，ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル，ベンゾイル，アセチル，ピリジル，ピリミジル，チエニル，フリル，フェニル，フェノキシ，フェニルチオ，フェニルスルホニル，ベンジルオキシ，ベンジルチオまたはベンジルスルホニルで置換されていてもよく，Ｒ２がピリジル，ピリミジル，キノリルまたはイソキノリルを表わし，該基はフッ素，塩素，メチル，メトキシまたはトリフルオロメチルで置換されていてもよく，或いはＲ２がフェニルを表わし，該基はメチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，メトキシ，エトキシ，プロポキシ，イソプロポキシ，ブトキシ，イソブトキシ，ｔｅｒｔ－ブトキシ，メチルチオ，エチルチオ，プロピルチオ，イソプロピルチオ，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニル，フェニル，フェノキシ，ベンジル，ベンジルオキシ，フッ素，塩素，臭素，シアノ，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，メトキシカルボニル，エトキシカルボニル，プロポキシカルボニル，イソプロポキシカルボニル，ブトキシカルボニル，イソブトキシカルボニルまたはｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルからなる同一もしくは相異なる基で一置換，二置換または三置換されていてもよく，Ｒ３が水素，シクロプロピル，シクロペンチルまたはシクロヘキシルを表わすか，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，ペンチル，イソペンチル，ヘキシルまたはイソヘキシルを表わし，これらの基はフッ素，塩素，臭素，シアノ，メトキシ，エトキシ，プロポキシ，イソプロポキシ，ブトキシ，イソブトキシ，ｔｅｒｔ－ブトキシ，メチルチオ，エチルチオ，プロピルチオ，イソプロピルチオ，ブチルチオ，イソブチルチオ，ｔｅｒｔ－ブチルチオ，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニル，ブチルスルホニル，イソブチルスルホニル，ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，メトキシカルボニル，エトキシカルボニル，プロポキシカルボニル，イソプロポキシカルボニル，ブトキシカルボニル，イソブトキシカルボニル，ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル，ベンゾイル，アセチルもしくはエチルカルボニルで，式－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は同一もしくは相異なるものであり，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，フェニル，ベンジル，アセチル，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニルまたはフェニルスルホニルを表わす，の基で，またはピリジル，ピリミジル，ピラジニル，ピリダジニル，キノリン，イソキノリン，チエニル，フリル，フェニル，フェノキシ，フェニルチオ，フェニルスルホニル，ベンジルオキシ，ベンジルチオもしくはベンジルスルホニルで置換されていてもよく，上記のへテロアリール及びアリール基はフッ素，塩素，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，メトキシ，エトキシ，プロポキシ，イソプロポキシ，ブトキシ，イソブトキシ，ｔｅｒｔ－ブトキシ，トリフルオロメチルまたはトリフルオロメトキシで置換されていてもよく，或いはＲ３がチエニル，フリル，ピリジル，ピリミジル，ピラジニル，ピリダジニル，オキサゾリル，イソキサゾリル，イミダゾリル，ピラゾリル，チアゾリル，イソチアゾリル，キノリル，イソキノリル，ベンズオキサゾリル，ベンズイミダゾリルまたはベンズチアゾリルを表わし，これらの基はフッ素，塩素，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，メトキシ，エトキシ，プロポキシ，イソプロポキシ，ブトキシ，イソブトキシ，ｔｅｒｔ－ブトキシ，フェニル，フェノキシ，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，メトキシカルボニル，エトキシカルボニル，イソプロポキシカルボニル，プロポキシカルボニル，ブトキシカルボニル，イソブトキシカルボニルまたはｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルで置換されていてもよく，或いはＲ３がフェニルを表わし，該基はメチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，ペンチル，イソペンチル，ヘキシル，イソヘキシル，メトキシ，エトキシ，プロポキシ，イソプロポキシ，ブトキシ，イソブトキシ，ｔｅｒｔ－ブトキシ，メチルチオ，エチルチオ，プロピルチオ，イソプロピルチオ，ブチルチオ，イソブチルチオ，ｔｅｒｔ－ブチルチオ，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニル，ブチルスルホニル，イソブチルスルホニル，ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル，フェニル，フェノキシ，フェニルチオ，フェニルスルホニル，ベンジル，ベンジルオキシ，ベンジルチオ，ベンジルスルホニル，フッ素，塩素，臭素，シアノ，トリフルオロメチル，トリフルオロメトキシ，トリフルオロメチルチオ，メトキシカルボニル，エトキシカルボニル，プロポキシカルボニル，イソプロポキシカルボニル，ブトキシカルボニル，イソブトキシカルボニルもしくはｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルまたは基－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は上記の意味を有する，からなる同一もしくは相異なる基で一置換，二置換または三置換されていてもよく，或いはＲ３がアルコキシ，アリールオキシ，アラルコキシ，アルキルチオ，アリールチオ，アラルキルチオまたは式－ＮＲ４Ｒ５，但し，Ｒ４及びＲ５は上記の意味を有する，の基を表わし，Ｘが式－ＣＨ２－ＣＨ２－または－ＣＨ＝ＣＨ－の基を表わし，そしてＡが式の基を表し，ここに，Ｒ６は水素，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチルまたはｔｅｒｔ－ブチルを表わし，そしてＲ７は水素，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチルまたはベンジルを表わすか，或いはナトリウム，カリウム，カルシウム，マグネシウムまたはアンモニウムイオンを表わす，化合物である。」

　(e) 発明の詳細な説明（１１頁右下欄１１行～１２頁右上欄８行。〔図の記載された行を含まない。以下同じ。〕）「 本発明における一般式（Ｉ）の置換されたピリミジンは数個の不斉炭素原子を有し，従って，種々な立体化学的型で存在することができる。本発明は個々の異性体及びその混合物の双方に関する。

　基Ｘまたは基Ａの意味に応じて，異なる立体異性体を生じ，これを次に更に詳細に説明する：

　ａ）基－Ｘ－が式－ＣＨ＝ＣＨ－の基を表わす場合，本発明における化合物は二重結合においてＥ立体配置（Ⅱ）またはＺ立体配置（Ⅲ）を有し得る２種の立体異性体型で存在することができる：式中，Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３及びＡは上記の意味を有する。

　Ｅ立体配置（Ⅱ）を有する一般式（Ｉ）の化合物が好ましい。

　ｂ）基－Ａ－が式の基を表わす場合，一般式（Ｉ）の化合物は少なくとも２個の不斉炭素原子即ちヒドロキシル基が結合した２個の炭素原子を有する。これらのヒドロキシル基相互の相対位置に応じて，本発明における化合物はエリスロ立体配置（Ⅳ）またはスレオ立体配置（Ⅴ）で存在することができる。

　またエリスロ及びスレオ立体配置における化合物の双方の場合に２種のエナンチオマー，即ち３Ｒ，５Ｓ－異性体または３Ｓ，５Ｒ－異性体（エリスロ型）並びに３Ｒ，５Ｒ－異性体及び３Ｓ，５Ｓ－異性体（スレオ型）が存在する。

　これに関して，エリスロ立体配置を有する異性体が好ましく，３Ｒ，５Ｓ－異性体及び３Ｒ，５Ｓ－３Ｓ，５Ｒ－ラセミ体が殊に好ましい。」

　(f) 発明の詳細な説明（１３頁右上欄１行～左下欄７行）「 一般式（Ｉａ）及び（Ｉｂ）の殊に極めて好ましい化合物は，Ｒ１がシクロプロピル，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチルまたはｔｅｒｔ．－ブチルを表わし，Ｒ２がメチル，メトキシ，フェノキシ，フッ素，塩素またはトリフルオロメチルからなる同一もしくは相異なる基で一置換または二置換されていてもよいフェニルを表わし，Ｒ３がメチル，イソプロピル，ｔｅｒｔ．－ブチルを表わすか，或いはメチル，メトキシ，フッ素または塩素からなる同一もしくは相異なる基で一置換または二置換されていてもよいフェニルを表わし，Ｘが式の基を表し，そしてＡが式または式中，Ｒ６は水素を表わし，そしてＲ７は水素，メチルまたはエチルを表わすか，或いはナトリウムまたはカリウムカチオンを表わす，の基を表わす，化合物である。」

　(g) 発明の詳細な説明（実施例）

　ⅰ 実施例８（２２頁左下欄１２行～１５行）「実施例 ８メチルエリスロ－（Ｅ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［２，６－ジメチル－４－（４－フルオロフェニル）－ピリミド－５－イル］－ヘプト－６－エノエート」

　ⅱ 実施例１５（２４頁右上欄１行～５行）「実施例 １５メチルエリスロ（Ｅ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－メチル－２－フェニル－ピリミド－５－イル］－ヘプト－６－エノエート」

　ⅲ 実施例２３（２６頁左上欄下から５行～末行）「実施例 ２３メチルエリスロ－（Ｅ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－イソプロピル－２－フェニル－ピリミド－５－イル］－ヘプト－６－エノエート」

　ⅳ 実施例２４（２６頁右上欄下から６行～２７頁左上欄１０行）「使用実施例実施例 ２４

　酵素活性の測定を，ネス・・・等・・・による変法の如くして行った。・・・・・・相対抑制能力を測定するために，対照物質メビノリンのＩＣ５０値を１とし，同時に測定した試験化合物のＩＣ５０値と比較した。

　実施例１～２３の活性化合物はメビノリンと比較して高い作用を示した。」

　ｂ 前記aによると，甲２には，一般式(Ⅰ)で示される化合物が記載されており，前記化合物は，ピリミジン環を有し，そのピリミジン環の２，４，６位に置換基を有するものであって，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素（３－ヒドロキシ－３－メチル－グルタリル補酵素Ａ還元酵素）において良好な阻害作用を示すものであることが認められる。

　(ｳ)ａ 前記(ｲ)のとおり，甲２の一般式（Ｉ）で示される化合物は，甲１の一般式Ｉで示される化合物と同様，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり，ピリミジン環を有し，そのピリミジン環の２，４，６位に置換基を有する化合物である点で共通し，甲１発明の化合物は，甲２の一般式（Ｉ）で示される化合物に包含される。

　甲２には，甲２の一般式（Ｉ）で示される化合物のうちの「殊に好ましい化合物」のピリミジン環の２位の置換基Ｒ３の選択肢として「－ＮＲ４Ｒ５」が記載されるとともに，Ｒ４及びＲ５の選択肢として「メチル基」及び「アルキルスルホニル基」が記載されている。

　しかし，甲２に記載された「殊に好ましい化合物」におけるＲ３の選択肢は，極めて多数であり，その数が，少なくとも２０００万通り以上あることにつき，原告らは特に争っていないところ，Ｒ３として，「－ＮＲ４Ｒ５」であってＲ４及びＲ５を「メチル」及び「アルキルスルホニル」とすることは，２０００万通り以上の選択肢のうちの一つになる。

　また，甲２には，「殊に好ましい化合物」だけではなく，「殊に極めて好ましい化合物」が記載されているところ，そのＲ３の選択肢として「－ＮＲ４Ｒ５」は記載されていない。

　さらに，甲２には，甲２の一般式（Ｉ）のＸとＡが甲１発明と同じ構造を有する化合物の実施例として，実施例８（Ｒ３はメチル），実施例１５（Ｒ３はフェニル）及び実施例２３（Ｒ３はフェニル）が記載されているところ，Ｒ３として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択したものは記載されていない。

　そうすると，甲２にアルキルスルホニル基が記載されているとしても，甲２の記載からは，当業者が，甲２の一般式（Ｉ）のＲ３として「－ＮＲ４Ｒ５」を積極的あるいは優先的に選択すべき事情を見いだすことはできず，「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した上で，更にＲ４及びＲ５として「メチル」及び「アルキルスルホニル」を選択すべき事情を見いだすことは困難である。

　したがって，甲２から，ピリミジン環の２位の基を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」とするという技術的思想を抽出し得ると評価することはできないのであって，甲２には，相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されているとはいえず，甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより，本件発明の相違点（１－ⅰ）に係る構成とすることはできない。

　ｂ 原告らは，甲２には，一般式（Ⅰ）の化合物全体の製造方法及びＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について記載されているから，「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した一般式（Ⅰ）の化合物について技術的裏付けがあると理解できるのであって，「甲２では，「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物については，その製造方法もＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の薬理試験も記載されていない」旨の審決の認定は誤りである旨主張する。

　前記ａのとおり，甲２の一般式（Ｉ）で示される化合物は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり，前記(ｲ)ａ(g)のとおり，甲２には，甲２の一般式（Ｉ）で示される化合物に包含される甲２の実施例１～２３の化合物が，メビノリンと比較して高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する旨が記載されている。また，甲１６には甲２の一般式(Ⅰ)の範囲内の特定の化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが記載されており，証拠（甲１６，７３～７５）及び弁論の全趣旨によると，当業者は，甲２の実施例の一部分が変わっただけの特定の化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する蓋然性が高いと理解することがあるものと認められる。

　しかし，甲２の実施例１～２３や上記認定の特定の化合物には，スルホンアミド構造を有する化合物は含まれていない。証拠（乙６５）及び弁論の全趣旨によると，化学物質がわずかな構造変化で作用の変化を来す可能性があることは，技術常識であるから，甲２の一般式（Ｉ）で示される極めて多数の化合物全部について，実施例１～２３や上記認定の特定の化合物と同程度又はそれを上回るＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有すると期待できるわけではなく，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が失われることも考えられる。

　したがって，甲２から，甲２の一般式（Ｉ）で示される極めて多数の化合物全部について，技術的裏付けがあると理解できるとはいえないのであって，原告らの上記主張は，前記ａの判断を左右するものではない。

　(ｴ)ａ 仮に，甲２に相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されていると評価できたとしても，前記(2)のとおり，甲１発明の化合物である「（M＝Ｎａ）の化合物」である「（３Ｒ，５Ｓ）－［Ｅ］－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－（１－メチルエチル）－２－（ジメチルアミノ）ピリミジン－５－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸ナトリウム」は，甲１の実施例１ｂ）の生成物であり，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有するものであって，甲１の一般式Ｉで示される化合物に包含され，また，甲１には，甲１の式Ｉのピリミジン環の２位の置換基Ｒ２の選択肢として「－Ｎ（Ｒ８）２」が記載され，さらに，Ｒ８の選択肢として「メチル基」が記載されているものの，Ｒ８の選択肢としては「アルキルスルホニル基」は記載されていない。

　そうすると，甲１には，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」を，甲１の式Ｉの選択肢には含まれない「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換える動機付けとなる記載があるとはいえない。

　ｂ(a) コレステロールの大部分は肝臓で合成されること，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素がコレステロールの生合成を触媒すること，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤がコレステロールの生合成を阻害することは，本件優先日当時，当業者の技術常識であったと認められる（甲７，１０，１１，１４）。

　本件優先日当時，「種々のＨＭＧＲ（ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素）阻害剤の組織（肝）選択性の性質及び有無の両方に関して文献上でかなりの議論がなされて」おり（甲７），また，「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬に含まれるロバスタチンとシンバスタチンがイヌにおいて高用量で白内障を引き起こす可能性がある」という所見があった（甲２４）。

　そうすると，副作用を考慮して，大部分のコレステロールが合成される肝臓に対して選択性が高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を得ようとすることは，本件優先日当時の技術的課題として当業者が認識し得るものであったといえる。

　(b) 甲７（弁論の全趣旨によると，平成３年１月１日に発行されたものと認められる。）には，ロバスタチン，プラバスタチンなどのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤となる化合物について，「組織選択性は主に薬剤の相対的親油性による影響を受け，相対的に親水性の高い化合物が高い肝選択性を示す」との仮説を検討したところ，「肝臓と他の組織とで選択性が等しくなる『交差』点は，CLOGP≒２」であり，「これより下の場合，化合物は肝臓に選択的で，これより上の場合は末梢組織に選択的となる」ことが記載されている。また，甲２０には，プラバスタチン，ロバスタチン，メバスタチン及びシンバスタチンという四つのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の親油性（ｌｏｇＰ）を測定し，ヘキサヒドロナフタレン環の６位にメチル基を有するロバスタチンやシンバスタチンよりも，水酸基を有するプラバスタチンのｌｏｇＰの値が低いこと，そのような物理化学的特性により，プラバスタチンが肝臓外の細胞によって余り効率的に取り込まれないといえるであろうことが記載されている。

　以上の甲７及び甲２０の記載からすると，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤において，相対的に親水性の高い化合物が，肝選択性を高める可能性があることが示唆されているといえるから，副作用を考慮して，肝臓に対して選択性が高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を得るために，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物を，親水性という指標で評価し，親水性の高い（ｌｏｇＰが２以下の）化合物を選択するという動機は本件優先日当時の当業者が認識できたものといえる。

　(c） しかし，一方で，ピリジン及びピリミジン置換３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸のラクトンのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について記載された甲１６には，中央の芳香族環の６位における嵩高の親油性の置換基が合成ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の生物活性に大きく寄与することが記載されるとともに，以下の構造式（以下「甲１６構造式」という。）「Ｙ＝表Ⅱの番号２ａ～２ｑにおいてＣＨ，同番号２ｔ～２ｗにおいてＮ）」において，中央の芳香環（ピリミジン環）の２，４及び６位（Ｒ１，Ｒ２及びＲ３）における置換が強力な生物活性をもたらすこと，２位（Ｒ１）にイソプロピル基を導入すれば生物活性は最大になること，４位（Ｒ２）の４－クロロフェニル及び４－フルオロフェニル置換の類縁体が同等に強力な阻害剤となること，６位（Ｒ３）の置換は最適な生物活性のために最も重要で，嵩高のアルキル基の導入又はフェニル部分の導入によって力価の顕著な上昇を得ることができることが記載されている。

　ここで，甲１発明の化合物は，ジヒドロキシヘプテン酸のラクトン体ではなく，ジヒドロキシヘプテン酸のナトリウム塩ではあるものの，甲１６構造式において，「２：Ａ－Ｂ＝（Ｅ）-ＣＨ＝ＣＨ」であって，Ｒ１にイソプロピル基が導入され，かつ，Ｒ２が４－フルオロフェニル置換されたものに相当するから，甲１６の記載に接した当業者であれば，甲１６構造式におけるＲ３に相当する，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」の部分に，嵩高の親油性の置換基，特に，嵩高のアルキル基又はフェニル部分を導入することにより力価の顕著な上昇を期待できると認識するといえる。

　そうすると，たとえ，本件優先日当時，副作用を考慮して，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物であって，より親水性の高い化合物を選択するという動機があったとしても，その一方で，甲１発明の化合物においては，そのピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」部分に，嵩高の親油性の置換基，特に，嵩高のアルキル基あるいはフェニル部分を導入することにより力価の顕著な上昇を期待できると当業者は認識したといえるから，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」を，嵩高の親油性の置換基とはせずに，より親水性の高い置換基とすることの動機付けが，本件優先日当時の当業者にあったとはいえない。

　(d) また，甲９及び甲６０には，メチル基よりも親水性の高い基として，メチルスルホニル基（－ＳＯ2ＣＨ3）以外の基も相当数記載されており，たとえ，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基を，より親水性の高い置換基とすることの動機が本件優先日当時の当業者にあったとしても，本件優先日当時の技術常識からでは，その一方のメチル基を，メチルスルホニル基という特定の基とすることの動機までもが本件優先日当時の当業者にあったとはいえない。さらに，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基をメチルスルホニル基とする動機付けがないことと同様の理由により，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基を，メチルスルホニル基を除くアルキルスルホニル基（エチルスルホニル基，プロピルスルホニル基等）とする動機付けもない。

　(e) したがって，仮に，甲２に相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されていると評価できたとしても，甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換えることの動機付けがあったとはいえないのであって，甲１発明において相違点（１－ⅰ）に係る構成を採用することの動機付けがあったとはいえない。

　(ｵ) なお，原告らは，審決は，サポート要件の判断では，「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することという課題を設定して判断している一方で，進歩性の動機付けの判断は，課題の基準である「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度を超える「甲１発明化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が現状維持されること」という基準を設定し，判断しているから，このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当ではないと主張する。

　上記主張のうち，審決のサポート要件についての上記判断が正しいことは，後記４のとおりである。これに対し，進歩性については，既に判示したとおり，甲２に相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されておらず，また，仮に甲２に相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されていると評価できたとしても，相違点（１－ⅰ）の構成を採用する動機付けがあったとはいえないことから，容易に発明をすることができたとはいえないと判断されるのであって，原告らが主張するような基準を設定して判断しているものではないから，原告らが主張するような矛盾が生ずることはない。

　(ｶ) 以上のとおり，甲１発明において，相違点（１－ｉ）の構成を採用することができたとはいえない。

　イ 小括

　そうすると，相違点（１－ⅱ）について検討するまでもなく，当業者が，甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより，本件発明１を容易に発明をすることができたとは認められない。

　また，本件発明２，５及び９～１１の化合物は本件発明１に包含されるものであるところ，本件発明１につき，当業者が容易に発明をすることができたとはいえない以上，本件発明１を更に限定した本件発明２，５及び９～１１についても，当業者が容易に発明をすることができたということはできない。

　さらに，本件発明１２のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤は，本件発明１の化合物を有効成分として含有するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であるところ，本件発明１につき，当業者が容易に発明をすることができたとはいえない以上，本件発明１２についても，当業者が容易に発明をすることができたということはできない。したがって，本件発明１，２，５及び９～１２は，いずれも甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより，容易に発明をすることができたとは認められず，原告ら主張の取消事由１は理由がない。

　４ 取消事由２について

　(1) 判断基準

　特許請求の範囲の記載が，サポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであると解される（知的財産高等裁判所平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日特別部判決参照）。

　(2) 本件発明の課題

　ア 前記２(1)ウ及びエのとおり，本件明細書の【０００３】には，「コレステロールの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化の予防および治療に重要であり，このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている」こと，【０００４】には，発明者らが，そのような事情を考慮して，「下記一般式（Ｉ）：

　（式中，Ｒ１は低級アルキル，アリールまたはアラルキルでありこれらの基はそれぞれ置換されていてもよい；Ｒ２およびＲ３はそれぞれ独立して水素，低級アルキルまたはアリールであり該アルキルおよびアリールはそれぞれ置換されていてもよい；Ｒ４は水素，低級アルキルまたは非毒性の薬学的に許容しうる塩を形成する陽イオン；Ｘは硫黄，酸素，スルホニル基または置換されていてもよいイミノ基；破線は二重結合の有無をそれぞれ表わす）で示される化合物が優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することを見出して」本件発明を完成したことが記載されている。この一般式（Ｉ）で示される化合物は，本件発明１，２，５及び９～１１の化合物を包含するものであり，本件発明１の化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が本件発明１２であるから，本件発明１，２，５及び９～１１の課題は，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を提供すること，本件発明１２の課題は，そのような化合物を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することといえる。

　イ 前記２(1)イのとおり，本件明細書の【０００２】には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として，カビの代謝産物又はその部分修飾物であるメビノリン等の第１世代のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が存在したが，プラバスタチン等の合成ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が開発され，第２世代として期待されていることが記載されている。

　しかし，本件明細書の発明の詳細な説明には，これら既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の問題点等が記載されているわけではなく，前記２(1)ウのとおり，【０００３】に「コレステロールの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化の予防および治療に重要であり，このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている。」と記載されているにとどまる。

　証拠（甲３６）及び弁論の全趣旨によると，医薬品の分野においては，新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであっても，その新たな有効成分は，代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められる。

　以上を考え合わせると，本件発明の課題が，上記の既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を超えるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することにあるとまではいうことはできない。

　ウ したがって，本件発明の課題は，コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物，及びその化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することであるというべきである。

　(3) 解決手段

　ア 前記２(1)オのとおり，本件明細書の【００４０】及び【００４１】には，ラット肝ミクロゾーム画分を用いたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性測定法の手順が具体的に記載されており，【００４２】には，その測定結果として，メビノリンナトリウムのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を１００としたときに，化合物（Ｉａ－１）のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が４４２であることが記載されている。この化合物（Ｉａ－１）は，「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ，５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸ナトリウム塩」であり（本件明細書【００２９】），本件発明１に包含される「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ，５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」やその「ヘミカルシウム塩」ではないため，本件発明１に包含されるものではないものの，弁論の全趣旨によると，塩の違いはＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性に大きな影響を及ぼさないと認められ，化合物（Ｉａ－１）と本件発明１の化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性は同程度であると解されるから，化合物（Ｉａ－１）がメビノリンナトリウムよりも高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが示されている以上，当業者は，「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ，５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」及びその「ヘミカルシウム塩」も，同様にメビノリンナトリウムよりも高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有すると理解するといえる。

　上記測定結果が１回の測定結果であるからといって，上記判断が左右されることはないし，その他上記判断の信頼性を疑わせる事情を認めるに足りる証拠はない。そして，本件発明１は，式（Ｉ）において，Ｒ1は低級アルキル，Ｒ2はハロゲンにより置換されたフェニル，Ｒ3は低級アルキルを，また，Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基を選択した場合の化合物も包含するものであるが，これらの置換基は，「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ，５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」及びその「ヘミカルシウム塩」が有する基（Ｒ１がメチル，Ｒ２がフッ素により置換されたフェニル，Ｒ３がイソプロピル，Ｘがメチルスルホニル基により置換されたイミノ基）と化学構造が類似したものであるから，本件発明１に包含されるその余の化合物も，化合物（Ｉａ－１）や，「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ，５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」及びその「ヘミカルシウム塩」と同様にメビノリンナトリウムよりも高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有すると理解するといえ，これに反する証拠はない。

　そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１の化合物が，コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有すること，すなわち，本件発明の課題を解決できることを当業者が理解することができる程度に記載されているということができる。

　イ また，本件発明２，５及び９～１１の化合物は，本件発明１に包含されるものであり，本件発明１２のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤は，本件発明１の化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であるから，これらも同様に，本件明細書の発明の詳細な説明に，本件発明の課題を解決できることを当業者が理解することができる程度に記載されているということができる。

　(4) 原告らの主張について

　ア(ｱ) 原告らは，本件出願の１０年以上前からＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であるコンパクチンが公知であり，本件出願当時，既に複数のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が医薬品として上市されており，メビノリンナトリウムより強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物も公知であったから，「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」という程度では，技術常識に比較してレベルが低く不適切である旨主張する。

　しかし，前記(2)のとおりであって，本件発明の課題が，既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を超えるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物又は薬剤を提供することであるということはできない。

　したがって，原告らの上記主張は，前提において誤りがあり，採用することはできない。

　(ｲ) 原告らは，本件発明１は甲２の一般式（Ｉ）の範囲に包含されるから，進歩性が認められるためには，甲２の一般式（Ｉ）の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるところ，選択発明としての進歩性が担保できない「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」という程度では，本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である旨主張する。

　しかし，サポート要件は，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになるので，これを防止するために，特許請求の範囲の記載の要件として規定されている（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号）のに対し，進歩性は，当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的，排他的な権利を発生させないようにするために，そのような発明を特許付与の対象から排除するものであり，特許の要件として規定されている（特許法２９条２項）。そうすると，サポート要件を充足するか否かという判断は，上記の観点から行われるべきであり，その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。

　したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。

　(ｳ) 原告らは，本件特許出願人が本件出願時に本件発明１及び甲１発明の化合物が甲２の一般式(Ⅰ)の範囲内に属することを認識していた以上，「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」に優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することを本件発明の課題としたはずがない旨主張する。

　しかし，サポート要件の判断は，特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき，出願時の技術常識に基づき行われるべきものであり，その判断が，出願人の出願当時の主観により左右されるとは解されない。

　したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。

　イ(ｱ) 原告らは，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明が顕著なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することは示されていないので，当業者は「本件発明の課題」を解決できるとは認識できない旨主張する。

　しかし，前記(2)のとおり，本件発明の課題は，コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物，及びその化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することであるところ，本件明細書の発明の詳細な説明は，この課題を解決できることを当業者が理解することができる程度に記載されているということができる。本件発明が「顕著な」ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する必要があることを前提とする原告らの上記主張は，前提を欠くものであって，採用することはできない。

　(ｲ) 原告らは，本件発明の化合物は，甲２の一般式(Ⅰ)の選択発明であるから，構造を特定しただけでは新たな技術を開示したことにはならず，顕著な活性が開示されなければ，新たな技術を開示したことにはならない旨主張する。

　しかし，サポート要件を充足するか否かという判断の枠組みに進歩性の判断を取り込むべきであるとは解されないことは，前記ア(ｲ)のとおりである。

　したがって，原告らの上記主張は，前提において誤りがあり，採用することはできない。

　(ｳ) 原告らは，本件特許権者が，本件審判において，本件発明１が，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された化合物（Ｉａ－１）のデータによりサポートされないことを自認していたから，当業者は，本件発明１がその課題を解決できるとは認識できない旨主張する。

　しかし，サポート要件の判断は，特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき，出願時の技術常識に基づき行われるべきものであり，その判断が，特許権者の審判段階の主張により左右されるとは解されない。

　したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。

　ウ 原告らは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された化合物Ｉａ－１がメビノリンナトリウムよりＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いとしても，甲１６によると，化合物Ｉａ－１において本件発明１の式（Ｉ）のＲ３に相当する部位のイソプロピル基をメチル基に置換することにより，１００倍以上もＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が低下することが示唆されるから，本件発明１の化合物全体が，化合物Ｉａ－１と同様に，メビノリンナトリウムより強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有するとは理解できない旨主張する。

　確かに，甲１６に記載されている化合物のうち，化合物２ｔと化合物２ｒ，化合物２ｓとでは，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性に大きな差があるところ，本件発明１の式（Ｉ）のＲ３に相当する部位が，２ｔではイソプロピル基であるのに対し，２ｒ，２ｓではメチル基である点が異なる。しかし，これらの甲１６の２ｔと２ｒ，２ｓでは，上記の点に加えて，本件発明１の式（Ｉ）の「－Ｘ－Ｒ１」に対応する部位が，２ｔではイソプロピル基であるのに対し，２ｒ，２ｓではメチル基である点が相違している。この相違について，原告らは，甲１６のピリジン環骨格の化合物である２ｆと２ｅとを比較すると，せいぜいＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を３倍程度低下させるにとどまると主張するが，甲１６には，「概して，ピリミジン（２ｒ－ｗ）の構造－活性相関は相当するピリジン類（２ａ－ｑ）の構造－活性相関と比較可能である（例えば２ｉ対２ｖ，２ａ対２ｒ，２ｊ対２ｗ；表Ⅰ）。」との記載があるのみで，甲１６に，環構造以外の構造の違いがピリジン環骨格を有する化合物及びピリミジン環骨格を有する化合物においてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性に及ぼす影響が同様である旨が記載されているとは評価できないから，ピリミジン環骨格の化合物である甲１６の化合物２ｔ並びに２ｒ及び２ｓについて，本件発明１の式（Ｉ）の「－Ｘ－Ｒ１」に相当する部位の違いによるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性に対する影響が３倍程度であるということはできない。さらに，化合物Ｉａ－１は，本件発明１の式（Ｉ）の「－Ｘ－Ｒ１」に相当する部位においてアルキルスルホニル基を有しており，上記の２ｔ，２ｒ及び２ｓと相違する。

　そうすると，少なくとも，甲１６の記載のみをもって，化合物Ｉａ－１において本件発明の式（Ｉ）のＲ３に相当する部位のイソプロピル基をメチル基に置換すると，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が１００倍以上も低下することが，本件出願当時の当業者の技術常識であったと認めるには足りない。

　したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。

　(5) まとめ

　以上のとおりであって，本件発明１，２，５及び９～１２は，平成６年法律第１１６号附則６条２項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法３６条５項１号に適合するものでないとはいえない。

　したがって，原告ら主張の取消事由２は理由がない。

第８ 結論

　よって，原告ら主張の取消事由は，いずれも理由がない。

　以上の次第で，原告らの請求をいずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。

　知的財産高等裁判所特別部

　裁判長裁判官

　清 水 節

　裁判官

　裁判官

　裁判官

　裁判官

　髙森鶴森

　部岡岡

　眞 規 子義 之稔 彦礼 子